Spickzettel zur Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) für IP-Experten

Jürgen Vollrath ist Präsident von Exponential Technology Counsel. Er ist auch Kunde von PatSnap, daher hatten wir das Vergnügen, seine Meinung zu dem heiklen Thema Verwendung von Geheimhaltungsvereinbarungen zum Schutz geistigen Eigentums.

Veröffentlicht am 3. August 2017

Exponential Technology Counsel

Es stellt sich heraus, dass viele Innovatoren aufgrund ihrer mangelnden Kenntnisse des Themas benachteiligt werden – aber Jürgen hat einige Ratschläge, die das ändern können. Viel Spaß dabei.

Jürgen Vollrath, Präsident von Exponential Technology Counsel, über NDAs

Ich habe kürzlich an einer Benutzergruppendiskussion auf LinkedIn teilgenommen. Dies hat mich dazu veranlasst, einen Podcast zum Thema Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) zu widmen.

Die geposteten Kommentare bestätigten erneut, dass NDAs nach wie vor die am häufigsten missbrauchten Vereinbarungen sind (das ist, als würde ein Blinder einen Blinden führen).

Die Kommentare umfassten beispielsweise Aussagen wie:

• „Lassen Sie sich ein Patent geben, denn Unternehmen werden Ihre Vertraulichkeitsvereinbarung ohnehin nicht unterzeichnen.“
• „Nein, ein Patent ist Geldverschwendung – verwenden Sie lieber eine Vertraulichkeitsvereinbarung.“
• „Nicht jeder ist darauf aus, Ihre Erfindung zu stehlen, also besprechen Sie die Idee ruhig mit dem vorgeschlagenen Hersteller.“
• „Wenn Sie ein Patent haben, brauchen Sie keine Vertraulichkeitsvereinbarung.“
• „Wenn Sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung haben, brauchen Sie kein Patent.“

Bevor ich etwas anderes sage, möchte ich eines ganz klar sagen:

Wenn Sie vorhaben, Ihre vertraulichen Informationen an jemanden weiterzugeben, lassen Sie diese Person eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen.

Nicht vielleicht. Nicht manchmal. Sondern jedes Mal. Es spielt keine Rolle, ob Sie Ihre eigene Vertraulichkeitsvereinbarung verwenden oder die andere Seite auf der Verwendung ihres Standardformulars besteht – lesen Sie es auf jeden Fall zuerst durch.

Hier ist der Grund dafür:

1. Es handelt sich um einen„Gürtel-und- Hosenträger-Ansatz“– einen doppelten Schutz –, wenn Sie ihn verwenden, nachdem Sie bereits eine Patentanmeldung eingereicht haben.
2. Es bewahrt Ihre Patentrechte, wenn Sie Informationen vor der Einreichung einer Patentanmeldung offenlegen.

Normalerweise rate ich Start-ups, sowohl eine Patentanmeldung als auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu haben, wenn es um die Offenlegung gegenüber einem Empfänger mit hohem Risiko geht.

Norton Rose Fullbright weist darauf hin, wie wichtig es ist, NDAs mit Patenten zu kombinieren– dies kann besonders effektiv sein, wenn man sich im unklaren Bereich des softwarbezogenen geistigen Eigentums bewegt.

PatSnap-Hinweis

Risikostufen bei der Offenlegung geschäftssensibler Informationen

1. Geringes Risiko

   1. Investoren
   2. Patenttrolle
   3. Lieferanten aus den USA oder der EU

2. Hohes Risiko

   1. China/Indien Lieferant
   2. Konkurrenten

Investoren haben wenig Interesse daran, Ihre Technologie zu stehlen – ihr einziges Anliegen ist es, zu beurteilen, ob sie mit einer Investition Geld verdienen oder verlieren werden. Wenn Sie mit Investoren sprechen, reicht entweder eine Patentanmeldung oder eine Vertraulichkeitsvereinbarung aus.

Das Gleiche gilt für Patenttrolle (nicht praktizierende Unternehmen oder NPEs). Sie konzentrieren sich darauf, zu entscheiden, ob Ihre Technologie in ihr Portfolio passt und zu welchem Preis sie diese erwerben können. Da Patenttrolle (per Definition) nichts produzieren, stehen sie nicht in Konkurrenz zu Ihnen – zumindest was das Übertreffen oder Stehlen Ihrer Innovation angeht.

In Bezug auf Lieferanten stellt sich die Frage:„Was mache ich, wenn der Lieferant ohne meine Erlaubnis beginnt, das Produkt für sich selbst oder für andere herzustellen?“ In der Regel möchte ein Lieferant einfach nur mehr Kunden gewinnen und wird seine Kundenbasis nicht durch den Diebstahl von Technologie verprellen. Allerdings können ausländische Unternehmen über undefinierte Tochtergesellschaften verfügen, die letztendlich zu Konkurrenten werden könnten. Hier ist also meine Faustregel.

Befindet sich der Lieferant oder Hersteller in einem Rechtsgebiet mit einem gut entwickelten Rechtssystem, in dem ich meine Rechte durchsetzen kann (z. B. in den USA oder Europa), ist das Risiko vernachlässigbar und ich würde ihn wie jedes andere Unternehmen mit geringem Risiko behandeln. Befindet sich der Lieferant in einem Land, in dem das Rechtssystem fragwürdig ist oder sich noch in der Entwicklung befindet, würde ich zunächst Referenzen einholen. Dann würde ich Informationen erst nach Einreichung einer Patentanmeldung offenlegen und den Lieferanten eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen lassen würde. Außerdem würde ich auf mehrere Lieferanten zurückgreifen – vermeiden Sie es, alle Ihre Ideen einem einzigen Unternehmen preiszugeben, und versuchen Sie daher, für verschiedene Teile unterschiedliche Lieferanten zu haben.

Der China Law Blog betont, wie wichtig es ist, vor jeglichen Gesprächen eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu schließen und besonderer Vorsicht beim Eintritt in den chinesischen Markt. Eine verspätete oder schlecht strukturierte Vertraulichkeitsvereinbarung kann schlimmer sein als gar kein Schutz.

PatSnap-Hinweis

Die andere Hochrisikogruppe sind natürlich Ihre Konkurrenten. Alle Verhandlungen – sei es über eine Lizenz, ein Joint Venture oder eine Übernahme – sollten sowohl einer Vertraulichkeitsvereinbarung als auch einer Patentanmeldung folgen.

Nachdem Sie nun wissen, mit wem Sie es zu tun haben, lautet die nächste Frage: „Was sind die wichtigsten Elemente einer Vertraulichkeitsvereinbarung?“

Es gibt keine einheitliche Form für eine Vertraulichkeitsvereinbarung – jedes Unternehmen scheint sein eigenes Format zu verwenden, daher müssen wir uns über mögliche Fallstricke im Klaren sein.

Elemente einer Vertraulichkeitsvereinbarung

1. Einweg oder Zweiweg

   Die Wahl zwischen einer einseitigen oder einer beidseitigen Vertraulichkeitsvereinbarung ist selbsterklärend: Werden vertrauliche Informationen nur von einer Partei oder von beiden Parteien weitergegeben?

2. Definition vertraulicher Informationen

   Dies umfasst die Definition dessen, was vertraulich zu behandeln ist – einschließlich der Materialien, die Sie offenlegen werden (allgemein beschrieben, um ihnen eine Bezeichnung zu geben) – und kann auch die Tatsache umfassen, dass Sie vertrauliche Gespräche führen. Die Vertraulichkeitsvereinbarung sollte nicht nur dem Empfänger die Weitergabe vertraulicher Informationen untersagen, sondern auch klarstellen, dass der Empfänger die Informationen nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwenden darf (siehe „Punkt c“ unten).

3. Zweck der Offenlegung

   Der Zweck bezieht sich auf das „Warum“ der Diskussion – d. h. warum legen Sie die Informationen offen? In der Regel geht es darum, der anderen Seite die Möglichkeit zu geben, das Material zu bewerten und zu entscheiden, ob sie eine längerfristige Beziehung eingehen möchte.

4. Zeitachse

   Häufig wird der Zeitrahmen nur teilweise behandelt. Es sollte sowohl eine Vertragsdauer als auch eine Dauer für die Vertraulichkeit festgelegt werden. Wie lange unterliegt jede Offenlegung zwischen den Parteien der Vertraulichkeitsvereinbarung? Wie lange muss der Empfänger die Informationen nach ihrer Offenlegung vertraulich behandeln?

   Es gibt einen subtilen, aber entscheidenden Unterschied: Die eine Frage betrifft, welche Gespräche vertraulich behandelt werden, die andere, wie lange diese Gespräche vertraulich behandelt werden.

5. Art der offengelegten Informationen

   Eine Klausel, die üblicherweise in einer Vertraulichkeitsvereinbarung enthalten ist, besagt, dass alle vertraulichen Informationen in schriftlicher Form mit dem Ver merk „Vertraulich“gekennzeichnet werden müssen –und wenn diese Informationen mündlich weitergegeben werden, muss ihnen eine schriftliche Kopie mit dem Vermerk „Vertraulich“beigefügt werden, die innerhalb einer bestimmten Frist vorgelegt werden muss.

6. Der Empfänger

   Stellen Sie sicher, dass Sie die Vereinbarung mit dem Unternehmen abschließen, das die Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Wenn Sie es mit einem großen Unternehmen zu tun haben, das eine Muttergesellschaft und mehrere Tochtergesellschaften umfasst, sollte die Vertraulichkeitsvereinbarung von der Muttergesellschaft oder der Tochtergesellschaft unterzeichnet werden, die die vertraulichen Informationen erhält.

7. Restklausel

   Eine Restklausel besagt im Wesentlichen: „Auch wenn wir Ihre vertraulichen Informationen nicht direkt verwenden, indem wir Kopien davon anfertigen oder sie uns merken, dürfen Sie die Personen, die mit den Informationen in Berührung gekommen sind, nicht als dauerhaft infiziert behandeln und ihnen daher die Arbeit an ähnlichen Projekten in Zukunft verweigern.“ Es handelt sich um einen Versuch des Empfängers, die Wirkung der Vertraulichkeitsvereinbarung zu verwässern.

Wenn Sie mit einer solchen Situation konfrontiert sind, stellen Sie sicher, dass die Klausel nicht zu weit gefasst ist, melden Sie ein Patent an, bevor Sie Informationen offenlegen, und halten Sie (vorzugsweise) einige Informationen zurück, damit der Empfänger nicht alle Teile des Puzzles hat.

Wie sollst du von nun an mit Dritten umgehen?

Geben Sie Ihre Daten in einem zweistufigen Verfahren weiter.

Schritt 1: Geben Sie nur allgemeine Vorteile (Spezifikationen) bekannt, da diese oft keine Vertraulichkeitsvereinbarung erfordern.

Schritt 2: Geben Sie vertrauliche Informationen in der folgenden Reihenfolge weiter:

1. Das Risiko bestimmen
2. Reichen Sie gegebenenfalls eine Patentanmeldung ein.
3. Behalte bestimmte Geschäftsgeheimnisse für dich.

Befolgen Sie diese Regeln, und Sie werden Ihre Kopfschmerzen langfristig reduzieren – viel besser als Advil oder Ibuprofen!

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