Fallübersicht

In einer verfahrensrechtlich entscheidenden Entscheidung wies das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eine Klage wegen Verletzung eines Geschmacksmusterpatents ab, die das chinesische Technologieunternehmen Yi Pu (Tianjin) Intelligent Technology Co., Ltd gegen die Elektromobilitätsmarke Gyroor eingereicht hatte. Der unter dem Aktenzeichen 1:25-cv-00081 geführte Fall wurde am 1. Mai 2025, nur 118 Tage nach Einreichung, abgeschlossen – nicht aufgrund der Begründetheit der zugrunde liegenden Verletzungsklagen, sondern aufgrund grundlegender Fragen der persönlichen Zuständigkeit und des Gerichtsstands.

Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand das US-Geschmacksmuster USD1016678S (Anmeldungsnummer US29/848487), das das dekorative Design eines Elektrofahrrads abdeckt. Die Unfähigkeit des Klägers, einen geeigneten Gerichtsstand zu bestimmen – und die daraus resultierende Weigerung des Gerichts, den Fall zu verweisen statt abzuweisen – liefert wichtige Lehren für Patentkläger, die grenzüberschreitende Strategien zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums verfolgen. Für Patentanwälte, interne IP-Berater und F&E-Teams, die im schnell wachsenden Bereich der E-Bikes und Elektromobilität tätig sind, unterstreicht dieses Ergebnis, wie Verfahrensfehler ansonsten berechtigte Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Elektrofahrrädern schon vor Beginn einer inhaltlichen Prüfung zum Scheitern bringen können.

Die Parteien

Das streitige Patent

Das betreffende Patent – USD1016678S (korrigierte Anmeldungsnummer US29/848487) – ist ein **Geschmacksmuster**, das das dekorative Erscheinungsbild eines Elektrofahrrads schützt. Geschmacksmuster gemäß 35 U.S.C. § 171 schützen nicht-funktionale, ästhetische Elemente eines Produkts. Die Verletzung wird anhand des in *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) festgelegten „gewöhnlichen Beobachter”-Tests beurteilt, bei dem gefragt wird, ob ein gewöhnlicher Beobachter das beanstandete Design als im Wesentlichen ähnlich zum patentierten Design empfinden würde.

• • US D1016678S – Ornamentales Design eines Elektrofahrrads

Bei dem beanstandeten Produkt handelte es sich um ein Elektrofahrrad aus der Produktpalette von Gyroor, das angeblich ein Design aufwies, das den in USD1016678S beanspruchten ornamentalen Elementen im Wesentlichen ähnelte. Elektrofahrräder stellen eine wachstumsstarke Produktkategorie mit intensivem Designwettbewerb dar, wodurch die Durchsetzung von Geschmacksmusterrechten in diesem Bereich wirtschaftlich von Bedeutung ist.

Das Urteil und die rechtliche Analyse

Ergebnis

Der Fall wurde von der vorsitzenden Richterin Georgia N. Alexakis abgewiesen. Das Gericht lehnte den Antrag des Klägers auf Verweisung der Klage an ein Bundesbezirksgericht in Kalifornien ab und entschied sich stattdessen für eine Abweisung. Es wurde kein Schadenersatz zugesprochen und keine einstweilige Verfügung erlassen.

Urteilsbegründung: Zuständigkeit, Gerichtsstand und der Fehler gemäß § 1406(a)

Die Entscheidung des Gerichts beruhte auf einer wichtigen gesetzlichen Unterscheidung, die Praktiker verinnerlichen müssen: 28 U.S.C. § 1406(a) erlaubt es einem Gericht, eine am falschen Gerichtsstand eingereichte Klage zu verweisen oder abzuweisen – dies gilt jedoch nicht, wenn das Gericht lediglich keine persönliche Zuständigkeit für den Beklagten hat.

Wie das Gericht in seiner Entscheidung unter **[46] auf Seite 5** erklärte: Der Kläger führte § 1406(a) als Grundlage für die Verweisung des Falles an ein Bezirksgericht in Kalifornien an. Das Gericht stellte jedoch klar, dass diese Bestimmung nicht anwendbar ist, wenn es sich um die persönliche Zuständigkeit und nicht um einen unzulässigen Gerichtsstand an sich handelt. Selbst wenn man § 1406(a) als möglichen Rechtsgrund akzeptiert, räumt das Gesetz den Gerichten die Ermessensfreiheit ein, entweder eine Verweisung *oder* eine Abweisung zu beschließen – und das Gericht hat diese Ermessensfreiheit zugunsten einer Abweisung ausgeübt.

Dieses Urteil spiegelt eine allgemeine Zurückhaltung der Justiz wider, Kläger durch Verweisung von Zuständigkeitsmängeln zu befreien, insbesondere wenn der Kläger den ursprünglichen Gerichtsstand gewählt hat. Die Begründung des Gerichts steht im Einklang mit der etablierten Rechtsprechung, die zwischen einem unzulässigen Gerichtsstand (einem Verfahrensfehler, der durch Verweisung behoben werden kann) und fehlender persönlicher Zuständigkeit (die je nach Billigkeitserwägungen und Prozessökonomie eine Verweisung rechtfertigen kann oder auch nicht) unterscheidet.

Rechtliche Bedeutung

Mehrere rechtliche Aspekte verdienen Beachtung:

Persönliche Zuständigkeit in Patentfällen: Die Feststellung der persönlichen Zuständigkeit für Beklagte im E-Commerce – insbesondere für solche, die über Plattformen Dritter verkaufen – bleibt ein umstrittener und sich weiterentwickelnder Bereich. Kläger müssen gemäß *International Shoe Co. v. Washington*, 326 U.S. 310 (1945) und den darauf folgenden Urteilen minimale Kontakte zum gewählten Gerichtsstand nachweisen. Die bloße Verfügbarkeit eines Produkts zum Online-Verkauf begründet nicht automatisch die Zuständigkeit in jedem Bezirk, in dem es gekauft werden kann.

§ 1406(a) Begrenzung des Anwendungsbereichs: Praktiker sollten beachten, dass § 1406(a) kein umfassender Verlegungsmechanismus ist. Die Gerichte haben stets zwischen „unzuständigem Gerichtsstand” gemäß § 1406(a) und „fehlender persönlicher Zuständigkeit” unterschieden, wobei Letzteres eine Analyse gemäß § 1404(a) (Übertragung aus Gründen der Zweckmäßigkeit) oder eine unabhängige Übertragungsbefugnis erfordert – beides kann einen Kläger, der einen eindeutig unzulässigen Gerichtsstand gewählt hat, nicht retten.

Komplexität der Durchsetzung von Geschmacksmusterrechten: Obwohl über die materiellen Ansprüche aus dem Geschmacksmusterrecht nie entschieden wurde, zeigt der Fall, dass die Geltendmachung von Geschmacksmusterrechten gegen Beklagte mit starker E-Commerce-Präsenz eine sorgfältige Prüfung vor der Klageerhebung erfordert, um festzustellen, wo der Beklagte tatsächlich verklagt werden kann.