Fiche pratique sur les accords de confidentialité (NDA) des experts en propriété intellectuelle

Jurgen Vollrath est président d'Exponential Technology Counsel. Il est également client de PatSnap, nous avons donc eu le plaisir de recueillir son avis sur le sujet délicat des l'utilisation des accords de confidentialité pour protéger la propriété intellectuelle.

Publié le 3 août 2017

Conseil en technologie exponentielle

Il s'avère que de nombreux innovateurs sont lésés en raison de leur mauvaise compréhension du sujet, mais Jurgen a quelques conseils qui permettront de renverser la situation. Bonne lecture.

Jurgen Vollrath, président d'Exponential Technology Counsel, à propos des accords de confidentialité

J'ai récemment participé à une discussion de groupe d'utilisateurs sur LinkedIn. Cela m'a incité à consacrer un podcast au sujet des accords de confidentialité (NDA).

Les commentaires publiés ont réaffirmé que les accords de confidentialité restent les accords les plus mal utilisés (c'est l'aveugle qui guide l'aveugle).

Par exemple, parmi les commentaires, on trouvait des déclarations telles que :

• « Obtenez un brevet, car les entreprises ne signeront généralement pas votre accord de confidentialité de toute façon. »
• « Non, un brevet est un gaspillage d'argent, utilisez plutôt un accord de confidentialité. »
• « Tout le monde n'est pas là pour voler votre invention, alors n'hésitez pas à discuter de votre idée avec le fabricant proposé. »
• « Si vous détenez un brevet, vous n'avez pas besoin d'un accord de confidentialité. »
• « Si vous avez un accord de confidentialité, vous n'avez pas besoin de brevet. »

Avant toute chose, permettez-moi d'affirmer clairement une chose :

Si vous envisagez de divulguer vos informations confidentielles à quelqu'un, demandez-lui de signer un accord de confidentialité.

Pas peut-être. Pas parfois. Mais à chaque fois. Peu importe que vous utilisiez votre propre accord de confidentialité ou que l'autre partie insiste pour utiliser son formulaire standard, assurez-vous de le lire attentivement au préalable.

Voici pourquoi :

1. Il s'agit d'une « approche double»(double protection) si elle est utilisée après avoir déjà déposé une demande de brevet.
2. Il préserve vos droits de brevet si vous divulguez des informations avant de déposer une demande de brevet.

En général, je conseille aux start-ups de disposer à la fois d'une demande de brevet et d'un accord de confidentialité lorsqu'il s'agit de divulguer des informations à un destinataire à haut risque.

Norton Rose Fullbright souligne l'importance de combiner les accords de confidentialité avec les brevets, ce qui peut s'avérer particulièrement efficace dans le domaine flou de la propriété intellectuelle liée aux logiciels.

Note PatSnap

Niveaux de risque liés à la divulgation d'informations commerciales sensibles

1. Faible risque

   1. Investisseurs
   2. Chasseurs de brevets
   3. Fournisseurs américains ou européens

2. Risque élevé

   1. Fournisseur Chine/Inde
   2. Concurrents

Les investisseurs ne cherchent pas à voler votre technologie : leur seule préoccupation est d'évaluer si leur investissement leur rapportera ou leur fera perdre de l'argent. Si vous discutez avec des investisseurs, une demande de brevet ou un accord de confidentialité suffira.

Il en va de même pour les chasseurs de brevets (entités non pratiquantes ou NPE). Ils s'attachent à déterminer si votre technologie correspond à leur portefeuille et à quel prix ils peuvent l'acquérir. Étant donné que (par définition) les chasseurs de brevets ne produisent rien, ils ne vous feront pas concurrence, du moins en ce qui concerne le fait de surpasser ou de voler votre innovation.

En ce qui concerne les fournisseurs, la question estla suivante : « Que ferai-je si le fournisseur commence à fabriquer le produit, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, sans mon autorisation ? » En général, un fournisseur souhaite simplement élargir sa clientèle et ne va pas s'aliéner ses clients en leur volant leur technologie. Cependant, les entreprises étrangères peuvent avoir des filiales indéfinies qui pourraient finir par devenir des concurrents. Voici donc ma règle d'or.

Si le fournisseur ou le fabricant se trouve dans une juridiction dotée d'un système juridique bien développé, où je peux faire valoir mes droits (par exemple aux États-Unis ou en Europe), le risque est négligeable et je le traiterais comme n'importe quelle autre entité à faible risque. Si le fournisseur se trouve dans un pays où le système juridique est discutable ou encore en évolution, je commencerais par obtenir des références. Ensuite, je ne divulguerais des informations qu'après avoir déposé une demande de brevet et fait signer un accord de confidentialité au fournisseur. De plus, je multiplierais les sources : évitez de divulguer toutes vos idées à une seule entité, essayez donc d'avoir différents fournisseurs pour différentes pièces.

Le blog China Law Blog souligne l'importance d'établir un accord de confidentialité avant toute discussion et de de prendre des précautions particulières lors de l'entrée sur le marché chinois. Un accord de confidentialité tardif ou mal structuré peut être pire que l'absence totale de protection.

Note PatSnap

L'autre groupe à haut risque est, bien évidemment, vos concurrents. Toute négociation, qu'il s'agisse d'une licence, d'une coentreprise ou d'une acquisition, doit être précédée d'un accord de confidentialité et d'une demande de brevet.

Maintenant que vous savez à qui vous avez affaire, la question suivante est : « Quels sont les éléments les plus importants d'un accord de confidentialité ? »

Il n'existe pas de modèle unique d'accord de confidentialité : chaque entreprise semble utiliser son propre format, nous devons donc comprendre les pièges potentiels.

Éléments d'un accord de confidentialité

1. Unidirectionnel ou bidirectionnel

   Le choix entre un accord de confidentialité unilatéral ou bilatéral est évident : les informations confidentielles seront-elles divulguées par une seule partie ou par les deux ?

2. Définition des informations confidentielles

   Cela couvre la définition de ce qui doit rester confidentiel, y compris les informations que vous divulguez (décrites en termes généraux afin de leur donner une étiquette) et peut inclure le fait que vous engagez des discussions confidentielles. En plus d'interdire au destinataire de divulguer toute information confidentielle qu'il reçoit, l'accord de confidentialité doit également préciser que le destinataire ne peut utiliser les informations à d'autres fins que celles prévues (couvertes au « point c » ci-dessous).

3. Objet de la divulgation

   L'objectif concerne le « pourquoi » de la discussion, c'est-à-dire pourquoi divulguez-vous ces informations ? En général, c'est pour permettre à l'autre partie d'évaluer les informations et de déterminer s'il convient d'établir une relation à long terme.

4. Chronologie

   Souvent, le calendrier n'est abordé que partiellement. Il convient de préciser la durée du contrat ainsi que la durée de la confidentialité. Pendant combien de temps toute divulgation entre les parties sera-t-elle soumise à l'accord de confidentialité ? Pendant combien de temps le destinataire doit-il garder les informations confidentielles, une fois qu'elles ont été divulguées ?

   Il existe une différence subtile mais essentielle : l'une des questions porte sur les conversations qui restent confidentielles, tandis que l'autre porte sur la durée pendant laquelle ces conversations restent confidentielles.

5. Nature des informations divulguées

   Une clause couramment incluse dans un accord de confidentialité stipule que toute information confidentielle sous forme écrite doit être marquée « Confidentiel » et quesi cette information est divulguée verbalement, elle doit être accompagnée d'une copie écrite marquée « Confidentiel », qui doit être soumise dans un délai déterminé.

6. Le destinataire

   Assurez-vous de divulguer ces informations à l'entreprise qui signe l'accord de confidentialité. Si vous traitez avec une grande entité comprenant une société mère et plusieurs filiales, l'accord de confidentialité doit être signé par la société mère ou la filiale qui reçoit les informations confidentielles.

7. Clause résiduelle

   Une clause résiduelle stipule essentiellement : « Même si nous n'utiliserons pas vos informations confidentielles directement en les copiant ou en les mémorisant, vous ne pouvez pas traiter les personnes qui ont été exposées à ces informations comme étant en quelque sorte infectées de manière permanente et donc exclues de tout projet similaire à l'avenir. » Il s'agit d'une tentative de la part du destinataire d'atténuer l'effet de l'accord de confidentialité.

Si vous êtes confronté à une telle situation, assurez-vous que la clause n'est pas rédigée de manière trop générale, déposez un brevet avant de divulguer l'information et (de préférence) retenez certaines informations afin que le destinataire ne dispose pas de toutes les pièces du puzzle.

Comment devriez-vous traiter avec les tiers à partir de maintenant ?

Divulguez vos informations en suivant un processus en deux étapes.

Étape 1 : Ne divulguez que les avantages généraux (spécifications), car ceux-ci ne nécessitent généralement pas de clause de confidentialité.

Étape 2 : Divulguer les informations confidentielles en suivant cette séquence :

1. Déterminer le risque
2. Déposer une demande de brevet, le cas échéant.
3. Gardez certains secrets commerciaux pour vous

Suivez ces règles et vous réduirez vos maux de tête à long terme, bien mieux qu'avec de l'Advil ou de l'ibuprofène !

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Regardez ici : Pourquoi votre entreprise utilise mal les accords de confidentialité.