Introduction

Une action en contrefaçon de brevet de dessin ou modèle intentée devant le tribunal du district nord de l'Illinois a connu une issue rapide début 2025, lorsque la société Dongguan Deego Trading Co., Ltd. a obtenu un désistement volontaire seulement 113 jours après le dépôt de la plainte. L'affaire — Dongguan Deego Trading Co., Ltd. c. Les partenariats et associations non constituées en société identifiés à l'annexe A (affaire n° 1:24-cv-12944) — portait sur le brevet de dessin ou modèle américain USD979932S, couvrant le dessin ou modèle d'un panneau avant.

L'affaire a pris fin le 9 avril 2025 par un non-lieu d'accord en vertu de la règle fédérale de procédure civile 41(a)(1)(A)(ii), une issue procédurale qui indique souvent un règlement à l'amiable ou l'obtention d'un moyen de pression sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure judiciaire complète. Le tribunal a ordonné la restitution d'une caution en espèces de 1 000 dollars au cabinet d'avocats du demandeur, Getech Law LLC.

Pour les professionnels de la propriété intellectuelle qui suivent les tendances en matière de litiges relatifs à la contrefaçon de brevets de conception — en particulier dans le domaine de l'application des droits dans le commerce électronique —, cette affaire illustre une stratégie contentieuse de plus en plus prisée par les entreprises chinoises de biens de consommation qui font valoir leurs droits de propriété intellectuelle aux États-Unis à l'encontre de vendeurs anonymes sur les places de marché en ligne.

Aperçu du dossier

Les parties

Le brevet en cause

Cette affaire concernait le brevet de dessin ou modèle américain USD979932S (demande n° US29/868385), portant sur le dessin ou modèle d'un **panneau avant**.

Les brevets de dessin ou modèle protègent l'aspect esthétique d'un objet fonctionnel, et non son utilité. En vertu de l'article 35 U.S.C. § 171, un brevet de dessin ou modèle valide confère à son titulaire des droits exclusifs sur le dessin ou modèle protégé pendant une durée de 15 ans à compter de la date de délivrance. La contrefaçon est évaluée à l'aide du critère de l'observateur ordinaire établi dans l'affaire Egyptian Goddess, Inc. c. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008).

Les produits incriminés

Les produits incriminés concernaient des articles destinés à être montés sur des panneaux avant — probablement du matériel informatique ou des composants électroniques grand public — vendus par des vendeurs anonymes sur des plateformes de vente en ligne. Les procédures judiciaires relevant de l'annexe A visent systématiquement les produits contrefaits ou les imitations qui enfreignent les droits de propriété industrielle par le biais de canaux de vente en ligne.

Représentation juridique

• • Avocat du demandeur : Ge Lei, du cabinet Getech Law LLC — un cabinet spécialisé dans la défense des droits de propriété intellectuelle dans le domaine du commerce électronique relevant de l'annexe A, pour le compte de titulaires chinois de droits de propriété intellectuelle.
• • Avocat de la défense : aucun avocat de la défense ne figure au dossier, ce qui correspond à de nombreuses affaires relevant de l'annexe A dans lesquelles les prévenus ne se présentent pas ou concluent un accord avant leur comparution officielle.

Chronologie du litige et historique de la procédure

La plainte a été déposée le 17 décembre 2024 devant le tribunal fédéral de première instance du district nord de l'Illinois — l'une des juridictions les plus actives du pays en matière d'actions en justice relatives à l'application des brevets et des marques de commerce relevant de l'annexe A. L'affaire a été confiée au juge en chef John J. Tharp, Jr.

Le district nord de l'Illinois constitue un lieu de juridiction stratégiquement privilégié pour les plaignants relevant de l'annexe A, en raison de son expérience dans le domaine des actions en application des droits de propriété intellectuelle impliquant plusieurs défendeurs, de sa maîtrise des procédures relatives aux ordonnances de référé (TRO) visant les vendeurs en ligne, ainsi que de ses protocoles bien établis de gestion des dossiers pour les litiges impliquant des défendeurs anonymes.

Avec un délai de 113 jours entre le dépôt de la plainte et la clôture de l'affaire, celle-ci s'inscrit parfaitement dans le schéma de résolution accélérée caractéristique des affaires relevant de l'annexe A qui permettent d'atteindre leurs objectifs d'exécution — que ce soit par le gel des avoirs en vertu d'une ordonnance de référé, par un règlement à l'amiable ou par la défaillance du défendeur — avant le procès.

Aucun procès, aucune audience relative à l'interprétation des revendications ni aucune décision en référé n'ont été rendus. L'absence de tout avocat de la défense dans le dossier laisse supposer soit un défaut de comparution, soit un règlement à l'amiable, soit une capitulation précoce de la part des vendeurs visés.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

L'affaire a été classée d'un commun accord en vertu de la règle fédérale de procédure civile 41(a)(1)(A)(ii) — un mécanisme de désistement volontaire nécessitant l'accord de toutes les parties ayant comparu. L'ordonnance du tribunal a enjoint au greffier de restituer la caution en espèces de 1 000 dollars, majorée des intérêts courus, au demandeur ou à son avocat, Getech Law LLC. Toutes les requêtes en instance ont été rejetées pour cause de caducité et tous les délais à venir ont été annulés.

Le montant des dommages-intérêts n'a pas été rendu public. Aucune mesure injonctive n'a été prononcée sur le fond. Le rejet d'office ne constitue pas une décision judiciaire quant à la contrefaçon, la validité ou l'invalidité.

Analyse des causes du verdict

L'action en contrefaçon était fondée sur une reproduction ou une imitation présumée non autorisée du dessin ou modèle ornemental protégé par le brevet USD979932S. Dans les affaires relatives aux brevets de dessin ou modèle relevant de l'annexe A, les demandeurs suivent généralement une procédure simplifiée pour faire valoir leurs droits :

• Demande de mesure provisoire ex parte — visant le gel des avoirs et la suppression des comptes de vendeurs identifiés
• Coopération entre plateformes — obliger les places de marché à supprimer les annonces contrefaites et à bloquer les fonds des vendeurs
• Règlement négocié — accord avec les défendeurs individuels qui se manifestent après la signification ou le gel des comptes

Le rejet de l'affaire — notamment assorti de la restitution de la caution au demandeur — laisse fortement supposer que le demandeur a atteint ses objectifs commerciaux grâce à cette procédure, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un jugement.

Signification juridique

Cette affaire ne crée pas de jurisprudence contraignante. Elle vient toutefois étayer plusieurs observations importantes d'ordre doctrinal et stratégique :

• Le recours à l'annexe A pour faire respecter les droits liés aux brevets de conception reste un outil efficace et peu coûteux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle sur des produits de consommation, y compris les titulaires internationaux détenant des brevets américains.
• Le critère de l'observateur ordinaire, appliqué en matière de contrefaçon de brevet de dessin ou modèle, confère aux arguments fondés sur la similitude visuelle un poids considérable au stade de la décision de référé, ce qui suffit souvent à imposer un règlement à l'amiable.
• Un rejet sur demande en vertu de l'article 41(a)(1)(A)(ii) permet au demandeur de réintroduire son action dans certaines circonstances, contrairement à un rejet définitif.

Implications pour l'industrie et la concurrence

La montée en puissance des titulaires chinois de droits de propriété intellectuelle qui font valoir leurs brevets de dessin ou modèle américains dans le cadre de procédures relevant de l'annexe A témoigne d'un changement stratégique majeur dans la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. Des entreprises telles que Dongguan Deego représentent un groupe croissant de fabricants et de sociétés commerciales chinois qui ont investi dans le dépôt de brevets aux États-Unis et qui font désormais appel aux tribunaux américains pour faire respecter leurs droits — utilisant ainsi efficacement la même infrastructure juridique qui était auparavant dominée par les titulaires de droits occidentaux.

Pour le marché de l'électronique grand public et des accessoires informatiques, cette tendance annonce une augmentation des risques liés à la propriété intellectuelle pour :

• Les revendeurs sur les places de marché qui s'approvisionnent en produits sans vérifier que ceux-ci ne violent pas de brevet de conception
• Les vendeurs de marques de distributeur qui utilisent des designs similaires à l'esthétique de produits protégés
• Importateurs de biens de consommation dont l'origine de la conception n'a pas été vérifiée

Le district nord de l'Illinois reste un pôle central pour ces actions, ce qui laisse penser que les équipes chargées de la propriété intellectuelle qui surveillent les menaces concurrentielles devraient suivre de près les dépôts relevant de l'annexe A dans cette juridiction, car ils constituent un indicateur précoce des campagnes de lutte contre les infractions à l'échelle du marché.

Dans ce type de cas, la conclusion d'un accord de licence, plutôt que le recours aux tribunaux, constitue souvent la solution la plus réaliste, ce qui fait de la stratégie en matière de licences de brevets de conception un enjeu de plus en plus important pour les entreprises opérant dans les secteurs des produits de grande consommation.

Foire aux questions

Quel brevet était en cause dans l'affaire Dongguan Deego Trading Co. c. les défendeurs de l'annexe A ?

L'affaire concernait le brevet de dessin ou modèle américain USD979932S (demande n° US29/868385), portant sur un motif décoratif de panneau avant.

Pourquoi l'affaire a-t-elle été classée sans suite ?

L'affaire a été classée sans suite par accord entre les parties en vertu de la règle 41(a)(1)(A)(ii) du Règlement fédéral de procédure civile (Fed. R. Civ. P.) le 9 avril 2025 — une décision à l'amiable indiquant que les parties sont parvenues à un accord à l'amiable.

En quoi cette affaire pourrait-elle influencer la stratégie en matière de litiges relatifs aux brevets de conception ?

Cela confirme que les procédures prévues à l'annexe A constituent un mécanisme d'application efficace pour les titulaires de brevets de dessin ou modèle qui visent les vendeurs sur les places de marché en ligne, un règlement pouvant être obtenu bien avant l'expiration du délai de six mois suivant le dépôt de la plainte.

Ressources connexes

• Recherche publique de brevets de l'USPTO — USD979932S
• Recherche d'affaires dans PACER — 1:24-cv-12944
• Egyptian Goddess, Inc. c. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Cour d'appel fédérale, 2008)