Aperçu du dossier

Les parties

Le brevet en cause

Ce litige portait sur un brevet couvrant des méthodes et des systèmes permettant d'identifier et de traiter les schémas respiratoires anormaux, un domaine technologique ayant une incidence commerciale directe sur le diagnostic des troubles du sommeil, la surveillance respiratoire et l'optimisation automatisée du traitement par PPC.

• • US10384024B2 — Système et méthode pour le diagnostic et le traitement du rythme respiratoire d'un patient

Chronologie du litige et historique de la procédure

L'affaire a été portée devant la Cour d'appel fédérale le 6 février 2024 sous forme d'appel, ce qui signifie que des procédures antérieures devant la Commission d'appel et d'examen des brevets (PTAB) ou le tribunal de district ont précédé ce dépôt. La durée de 549 jours entre le dépôt de l'appel et la décision finale reflète un processus d'examen approfondi plutôt qu'une décision accélérée.

La Cour d'appel fédérale, siégeant en tant que cour d'appel exclusive pour les questions relatives aux brevets américains, a examiné la décision de brevetabilité ci-dessous. La cause du verdict — une **action en nullité/annulation** — suggère fortement que ce litige a fait l'objet d'une procédure d'examen inter partes (IPR) ou d'examen post-octroi (PGR) auprès de l'USPTO avant d'être porté devant la Cour d'appel fédérale.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

La Cour d'appel fédérale a **confirmé** la décision du tribunal inférieur selon laquelle le brevet US10384024B2 de l'Université de New York n'était **pas brevetable**. Aucun dommage-intérêt n'a été accordé, conformément à une action en annulation où le brevet lui-même est invalidé plutôt qu'à une décision de non-contrefaçon à la suite d'un procès pour contrefaçon. Aucune mesure injonctive n'était en cause compte tenu de la nature de la procédure d'annulation.

Analyse des causes du verdict

Le motif de la résiliation — **Non brevetable** — indique que le tribunal a confirmé la conclusion selon laquelle les revendications du brevet US10384024B2 ne satisfaisaient pas aux exigences légales de brevetabilité prévues par l'article 35 U.S.C. Les motifs les plus courants d'annulation de brevets relatifs à des dispositifs médicaux et à des méthodes de diagnostic sont les suivants :

• **Évidence (§103) :** Les systèmes antérieurs d'analyse et de traitement des schémas respiratoires peuvent avoir rendu les méthodes revendiquées évidentes pour une personne versée dans le domaine de la médecine respiratoire ou du génie biomédical.
• **Absence de description écrite ou d'activation (§112) :** Les brevets relatifs aux méthodes de diagnostic couvrant un large éventail de revendications pour les « systèmes et méthodes » d'analyse respiratoire ont été contestés avec succès pour cause d'activation.

Signification juridique

Ce résultat revêt une **importance jurisprudentielle** pour les brevets médicaux détenus par les universités. Plusieurs aspects méritent une attention particulière :

• **Vulnérabilité des brevets relatifs aux méthodes de diagnostic :** Les brevets revendiquant des systèmes et des méthodes de diagnostic des patients continuent de faire l'objet de contestations quant à leur validité après l'affaire *Alice Corp. c. CLS Bank* (§101 abstraction) et les attaques traditionnelles fondées sur l'évidence (§103).
• **Pipeline PTAB-Circuit fédéral :** La voie de l'action en nullité/annulation reste un outil rentable et stratégiquement puissant pour les défendeurs bien financés comme ResMed.
• **Risques liés à la revendication des brevets universitaires :** les brevets des instituts de recherche, souvent rédigés avec des revendications larges afin de maximiser le potentiel de concession de licences, peuvent manquer de l'historique nécessaire pour résister aux contestations en matière de propriété intellectuelle et à l'examen ultérieur de la Cour d'appel fédérale.

Points stratégiques à retenir

Pour les titulaires de brevets (universités et instituts de recherche) :

• Rédigez des revendications spécifiques qui anticipent l'examen du PTAB, et pas seulement les négociations de licence.
• Élaborer une documentation écrite solide à l'appui des allégations relatives aux diagnostics algorithmiques et au niveau du système.
• Évaluer la stratégie de poursuite afin de préserver des ensembles de revendications plus restreints et plus faciles à défendre.

Pour les contrevenants présumés (entreprises de dispositifs médicaux) :

• Les requêtes relatives aux droits de propriété intellectuelle et aux droits sur les ressources génétiques restent des moyens de défense de premier ordre contre les revendications de brevets universitaires.
• Il est justifié de faire appel à une équipe de six avocats pour assurer la défense au niveau de la Cour d'appel fédérale lorsque les gammes de produits phares sont menacées.
• Documenter de manière exhaustive l'état de la technique au stade de la requête — la Cour d'appel fédérale accorde une grande importance aux conclusions factuelles du PTAB.

Pour les équipes de R&D :

• Les analyses de liberté d'exploitation (FTO) pour les systèmes de diagnostic et de traitement respiratoires doivent désormais tenir compte du paysage breveté restreint.
• Les antériorités citées dans les procédures PTAB couronnées de succès deviennent des informations accessibles au public pour le développement de produits concurrentiels.