Aperçu du dossier

Les parties

Le brevet en cause

Le brevet américain n° 8 956 371 B2 (demande n° US12/482 995) couvre les innovations du système de cathéter à ballonnet Shockwave, en particulier la technologie permettant la lithotripsie intravasculaire pour le traitement des lésions calcifiées. Les revendications litigieuses (1 à 17) régissent les aspects structurels et fonctionnels clés de la conception du cathéter.

Représentation juridique

Demandeur (Shockwave) : Gardella Grace PA et Irell & Manella LLP ; avocats Cook Alciati, David C. McPhie, Michael Richard Fleming et Stephen Payne

Défendeur (CSI) : Latham & Watkins, LLP ; avocats Gabriel K. Bell, Hannah Fan, Jacob Vannette et Michael A. Morin

Chronologie du litige et historique de la procédure

Le litige a été porté devant la Cour d'appel fédérale à la suite d'une procédure devant la PTAB, Shockwave ayant interjeté appel le 9 mai 2023. L'affaire a été close le 14 juillet 2025, après 797 jours, un délai conforme à celui des recours en matière de brevets contestés devant la Cour d'appel fédérale impliquant des appels incidents et des dossiers techniques complexes.

La procédure comprenait à la fois un appel direct de Shockwave (contestant l'annulation par la Commission des revendications 1 à 4 et 6 à 17) et un appel incident de CSI (contestant la décision de la Commission de maintenir la revendication 5). Cette structure d'appel double, dans laquelle chaque partie conteste des parties distinctes d'une décision écrite définitive du PTAB, est de plus en plus courante dans les procédures IPR impliquant des brevets comportant de nombreuses revendications.

Le PTAB a fait office de tribunal chargé principalement d'établir les faits. Le rôle de la Cour d'appel fédérale consistait à examiner en appel les conclusions du PTAB en matière de brevetabilité, en appliquant des normes déférentes aux conclusions factuelles tout en réexaminant les conclusions juridiques de novo.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

La Cour d'appel fédérale a rendu une décision partiellement confirmée et partiellement infirmée:

• • Revendications 1 à 4 et 6 à 17 : CONFIRMÉES — L'annulation de ces revendications par la Commission a été confirmée. Les arguments de Shockwave contestant les décisions d'invalidité ont été jugés non convaincants par la chambre d'appel.
• • Revendication 5 : INFIRMÉE — La décision de la Commission confirmant la revendication 5 a été infirmée à la suite du pourvoi incident formé par CSI, ce qui signifie que la revendication 5 a également été invalidée/annulée.

Aucun dommage-intérêt n'était applicable, car il s'agissait d'une procédure en matière de brevetabilité et non d'un procès en contrefaçon devant un tribunal de district. Le résultat net est que le brevet US8956371B2 est désormais totalement ou substantiellement dépourvu de revendications exécutoires.

Analyse des causes du verdict

La cause du verdict est classée comme action en nullité/annulation pour cause de brevetabilité, conformément aux procédures en matière de propriété intellectuelle dans lesquelles un requérant conteste les revendications d'un brevet sur la base de l'état de la technique (anticipation ou évidence en vertu des articles 102 à 103 du titre 35 du Code des États-Unis).

Le traitement sommaire réservé par la Cour d'appel fédérale aux arguments de Shockwave, qu'elle a qualifiés globalement de « peu convaincants » sans les réfuter en détail, suggère que le panel n'a trouvé aucune erreur réversible dans l'analyse factuelle sous-jacente de la Commission. Dans la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale, cette formulation indique généralement que les conclusions de la Commission relatives à l'état de la technique étaient étayées par des preuves substantielles, la norme juridique régissant les recours en matière de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne le pourvoi incident relatif à la revendication 5, l'annulation indique que la chambre avait commis une erreur de droit ou de fait en distinguant cette revendication de l'état de la technique. Il s'agit là d'une évolution significative : CSI a non seulement réussi à défendre sa victoire en matière de propriété intellectuelle sur l'essentiel du brevet, mais aussi à étendre l'annulation à une revendication que la chambre avait initialement épargnée.

Signification juridique

• • Portée de la déférence en appel : la confirmation constante par la Cour d'appel fédérale renforce la difficulté de renverser les décisions d'invalidité rendues par le PTAB en appel. L'examen des preuves substantielles favorise fortement les conclusions de la Commission, ce qui rend indispensable la constitution d'un dossier solide au stade de la procédure IPR.
• • Stratégie de pourvoi incident : Le pourvoi incident fructueux de CSI concernant la revendication 5 démontre l'intérêt de préserver et de poursuivre les pourvois incidents même lorsqu'un requérant obtient un succès substantiel devant le PTAB. Ne pas contester une seule revendication confirmée peut préserver le pouvoir de négociation du titulaire du brevet dans le cadre d'un litige.
• • Vulnérabilité des revendications indépendantes : les revendications 1 à 4 et 6 à 17 ayant été annulées et la revendication 5 ayant été infirmée en appel incident, l'ensemble du champ d'application du brevet semble invalidé, ce qui souligne à quel point les droits de propriété intellectuelle peuvent systématiquement démanteler l'applicabilité d'un brevet.

Points stratégiques à retenir

Pour les titulaires de brevets :

• • Investir dans des stratégies de poursuites judiciaires qui renforcent la différenciation des revendications et le soutien minutieux des spécifications, réduisant ainsi la vulnérabilité des droits de propriété intellectuelle.
• • Anticipez les appels croisés lorsque le PTAB rend des décisions partagées — une décision partiellement favorable de la Commission peut entraîner un risque supplémentaire d'appel.

Pour les auteurs présumés d'infractions :

• • Des requêtes exhaustives en matière de droits de propriété intellectuelle visant toutes les revendications commercialement importantes, associées à une stratégie de recours incident, peuvent permettre de neutraliser complètement un brevet revendiqué.
• • Le double succès de Latham & Watkins (confirmation de l'annulation en appel direct, infirmation en appel incident) reflète une coordination sophistiquée des litiges postérieurs à l'octroi.

Pour les équipes de R&D :

• • Les analyses de liberté d'exploitation (FTO) doivent tenir compte des revendications postérieures aux droits de propriété intellectuelle ; les revendications annulées éliminent le risque de contrefaçon à l'avenir.
• • Surveiller les portefeuilles de brevets des concurrents afin d'identifier les opportunités de requêtes en matière de droits de propriété intellectuelle lorsque les coûts de contournement sont élevés.

Implications pour l'industrie et la concurrence

L'annulation des revendications US8956371B2 de Shockwave a des conséquences concrètes sur la concurrence dans le marché des dispositifs de lithotripsie intravasculaire et de traitement des lésions calcifiées. Shockwave Medical a construit une formidable forteresse de propriété intellectuelle autour de sa plateforme IVL, et les résultats défavorables en matière de droits de propriété intellectuelle menacent l'exclusivité qui sous-tend sa position sur le marché.

Pour CSI et ses concurrents dans le domaine de l'athérectomie et des interventions par cathéter, cette décision pourrait ouvrir la voie à la conception et à la commercialisation de produits qui étaient auparavant limités par le portefeuille de brevets de Shockwave. Cependant, le portefeuille de propriété intellectuelle plus large de Shockwave comprend probablement d'autres brevets couvrant les composants du système IVL, ce qui rend indispensable une analyse de la liberté d'exploitation de l'ensemble du portefeuille avant de tirer des conclusions en matière de concurrence.

Cette affaire reflète également une tendance plus générale dans le domaine des technologies médicales : les stratégies agressives de contestation après délivrance des brevets sont devenues des outils concurrentiels courants dans les catégories de dispositifs à forte valeur ajoutée. Les entreprises qui investissent massivement dans la R&D dans des domaines thérapeutiques qui se recoupent utilisent systématiquement les droits de propriété intellectuelle comme un instrument à la fois défensif et offensif, en particulier lorsque les frais de justice devant les tribunaux de district seraient prohibitifs.

Pour les professionnels des licences, le résultat pourrait avoir une incidence sur la dynamique des négociations en cours ou futures concernant le portefeuille de brevets IVL de Shockwave, créant à tout le moins une incertitude qui complique l'évaluation des redevances.