Introduction

Dans une décision procédurale déterminante, le tribunal fédéral de première instance du district nord de l’Illinois a rejeté d’office — de sa propre initiative — une action en contrefaçon de brevet concernant une poussette pliable, pour défaut de compétence matérielle. L'affaire *Shenzhen Kangxianju Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. c. New Century Products Limited* (affaire n° 1:24-cv-03851) s'est conclue le 8 janvier 2025, soit seulement 243 jours après le dépôt de la plainte, sans que le fond des allégations de contrefaçon sous-jacentes n'ait été examiné.

Ce rejet, prononcé sans préjudice en vertu des règles fédérales de procédure civile 12(b)(1) et 12(h)(3), constitue un rappel essentiel pour les parties à un litige en matière de brevets : s'assurer de la compétence matérielle n'est pas une simple formalité procédurale, mais bien la condition préalable sans laquelle toute l'affaire ne peut être examinée. Pour les avocats spécialisés en brevets, les professionnels de la propriété intellectuelle et les responsables de la R&D opérant dans le secteur de plus en plus concurrentiel des produits pour bébés et des biens de consommation, cette issue comporte des enseignements stratégiques significatifs qui vont bien au-delà de la salle d'audience.

Aperçu du dossier

Les parties

Le brevet en cause

Au cœur de ce litige se trouve le **brevet américain n° 10 464 588** (demande n° US16/238112), qui porte sur une technologie liée aux **poussettes pliables** — une catégorie de produits caractérisée par une innovation rapide, une concurrence féroce au niveau de la fabrication et un volume d'échanges commerciaux mondial considérable. Les brevets sur les poussettes pliables protègent généralement les mécanismes de pliage mécaniques, les configurations structurelles et les innovations de conception intégrant des dispositifs de sécurité.

Le produit incriminé

La catégorie de produits en cause est celle des **poussettes pliables**, un segment commercialement important du marché des produits pour enfants. Les litiges en matière de brevets concernant les poussettes portent souvent à la fois sur des brevets de conception et des brevets d'utilité, et les allégations de contrefaçon reposent souvent sur la formulation précise des revendications mécaniques relatives aux mécanismes de pliage ou aux éléments structurels.

Représentation juridique

• • Avocat du demandeur : Neal Gopal Massand , du cabinet Ni, Wang & Associates PLLC
• • Avocats de la défense : Benjamin Adam Campbell, Nicholas S. Lee et Sameeul Haque, du cabinet Bishop Diehl & Lee, Ltd.

Chronologie du litige et historique de la procédure

L'affaire a été portée devant la **Cour fédérale de district pour le district nord de l'Illinois** le **10 mai 2024**, une juridiction très sollicitée en matière de litiges relatifs aux brevets, présidée en l'espèce par le **juge en chef John J. Tharp, Jr.** Le district nord de l'Illinois, dont le siège est à Chicago, est reconnu pour son approche procédurale rigoureuse des affaires de propriété intellectuelle et pour un corps judiciaire ayant une grande familiarité avec les litiges commerciaux complexes.

L'affaire a été réglée en **243 jours** — une résolution relativement rapide qui n'est pas due à un examen au fond, mais à un rejet d'entrée de jeu. Il convient de noter que le tribunal a agi *sua sponte*, c'est-à-dire qu'il a soulevé et tranché la question de l'incompétence sans attendre qu'une requête formelle soit déposée par le défendeur. Cette approche procédurale souligne à quel point les tribunaux fédéraux examinent avec rigueur leur propre compétence, en particulier dans les affaires impliquant des parties étrangères et des chaînes de propriété intellectuelle potentiellement complexes.

Le dossier ne fait état d'aucune procédure d'interprétation des revendications, d'aucune requête en jugement sommaire ni d'aucune activité liée au procès avant le rejet de l'affaire.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

Le tribunal a rejeté la plainte **sans préjudice** en vertu des **articles 12(b)(1) et 12(h)(3) du Règlement fédéral de procédure civile**, invoquant un défaut de **compétence matérielle**. Le jugement a été formellement rendu en faveur de la défenderesse New Century Products Limited. Il est important de noter que le tribunal a ordonné que **la défenderesse ne puisse pas se faire rembourser ses frais par la plaignante** — une répartition des frais inhabituelle qui suggère que le tribunal a reconnu que le rejet était d'ordre procédural plutôt qu'une conclusion quant au bien-fondé de la défense de la défenderesse.

Aucun dommage-intérêt n'a été accordé. Aucune mesure injonctive n'a été accordée ou refusée au fond.

Analyse des causes du verdict : pourquoi la juridiction a échoué

Un rejet en vertu de la règle 12(b)(1) signifie que le tribunal a estimé ne pas disposer de la compétence constitutionnelle ou légale nécessaire pour connaître de l'affaire. Dans les affaires de brevets — qui relèvent de l'article **28 U.S.C. § 1338(a)**, qui confère aux tribunaux fédéraux une compétence exclusive en matière de brevets —, les contestations relatives à la compétence matérielle découlent le plus souvent :

• Défauts de qualité pour agir : Il se peut que le demandeur ne détienne pas des droits de propriété ou d'exclusivité suffisants sur le brevet américain n° 10 464 588 pour être considéré comme le titulaire légitime du brevet et avoir qualité pour agir. Dans les affaires impliquant des entreprises manufacturières chinoises, les cessions de brevets, les accords de licence ou les structures de copropriété créent parfois des lacunes en matière de qualité pour agir qui échappent au demandeur jusqu'à ce que le tribunal les examine de près.
• Absence de mise en cause des parties nécessaires : si le brevet est détenu en copropriété ou fait l'objet d'une licence exclusive détenue par une autre entité, tous les copropriétaires peuvent être tenus de figurer parmi les demandeurs. L'omission de l'un d'entre eux peut priver le tribunal de sa compétence.
• Chaîne de propriété des brevets défectueuse : les portefeuilles internationaux de propriété intellectuelle, en particulier ceux provenant de Chine et comportant des brevets équivalents aux États-Unis, souffrent parfois de cessions mal enregistrées ou de transferts de propriété incomplets auprès de l'USPTO.

La décision prise d'office par le tribunal en vertu de l'article 12(h)(3) — qui impose aux tribunaux de rejeter toute affaire dès lors qu'ils constatent un défaut de compétence matérielle — confirme qu'il ne s'agissait pas d'un cas limite. Le défaut de compétence ressortait clairement du dossier.

Signification juridique

Le rejet **sans préjudice** constitue une nuance essentielle. Cela signifie que Shenzhen Kangxianju n'est pas empêchée de réintroduire son action si elle parvient à remédier au vice de compétence — par exemple, en rectifiant les actes de cession, en joignant les copropriétaires nécessaires ou en restructurant l'action avec les parties appropriées. Toutefois, toute nouvelle introduction de l'action devra tenir compte des délais de prescription applicables et d'éventuelles considérations relatives à la négligence.

Pour le **district nord de l'Illinois**, cette décision renforce la position de la cour selon laquelle la compétence matérielle est inaliénable et sera appliquée d'office, que les parties l'invoquent ou non.

Points stratégiques à retenir

Pour les titulaires de brevets et les plaignants :

• Procédez à un **audit approfondi** avant d'intenter une action en justice. Vérifiez que l'entité plaignante détient un titre de propriété clair et enregistré auprès de l'USPTO pour tous les brevets invoqués.
• Lorsque les brevets ont été déposés à l'étranger, vérifiez la **chaîne de titres** à travers tous les actes de cession, en particulier les transferts postérieurs à la délivrance.
• Il convient de déterminer si les titulaires de licences exclusives doivent être cités en tant que co-demandeurs pour satisfaire aux conditions de recevabilité.

Pour les auteurs présumés d'infractions et les défendeurs :

• Les vices de compétence constituent de puissants moyens de défense. Il convient de mener dès le début une vérification minutieuse de la chaîne de propriété du demandeur dans le cadre de toute stratégie de conservation des documents en vue d'un litige.
• Même lorsqu'un tribunal agit d'office, il reste préférable de soulever et de faire valoir dès le début les exceptions fondées sur l'article 12(b)(1).

Pour les équipes R&D et Produits :

• Un rejet sans préjudice n'élimine pas le risque lié au brevet. Le brevet en cause (US10464588B1) reste applicable, et une action en justice pourrait être intentée à nouveau par un demandeur dûment constitué.