Introduction

Lorsqu'une plainte pour contrefaçon de brevet ne se termine pas par un verdict rendu par un jury, mais par un retrait unilatéral, le calcul stratégique qui sous-tend cette décision mérite d'être examiné attentivement. Dans l'affaire Philip Krieg c. Les personnes physiques, sociétés, sociétés à responsabilité limitée, partenariats et associés non constitués en société identifiés dans l'annexe A (affaire n° 1:24-cv-11524), le district nord de l'Illinois a vu le plaignant Philip Krieg abandonner volontairement son action en contrefaçon contre le défendeur TOFOTL sans préjudice le 2 juillet 2025, soit seulement 236 jours après le dépôt de la plainte.

L'affaire, présidée par le juge en chef Sunil R. Harjani, a été classée avant que TOFOTL ne dépose une réponse ou une requête décisive. En vertu de la règle fédérale de procédure civile 41(a)(1)(A)(i), Krieg a exercé son droit de rejeter l'affaire, chaque partie prenant en charge ses propres frais d'avocat et dépens.

Bien que l'absence de décision sur le fond limite la valeur jurisprudentielle directe, cette affaire offre des informations utiles sur la stratégie de revendication de brevet, les tactiques de litige prévues à l'annexe A et les moyens de pression procéduraux dont disposent les plaignants et les défendeurs dans les litiges en matière de propriété intellectuelle intentés dans l'Illinois.

Aperçu du dossier

Les parties

Le ou les brevets et le ou les produits en cause

Le dossier ne divulgue pas le ou les numéros de brevet spécifiques ni le ou les produits incriminés dans cette affaire. Le motif du verdict est classé de manière générale comme une « action en contrefaçon ». Cette absence de données détaillées sur les revendications n'est pas rare dans les affaires de type Schedule A à un stade précoce ou rapidement résolues, où les plaintes sont parfois déposées avec peu de détails publics avant que les défendeurs ne soient individuellement assignés.

Remarque : les parties souhaitant obtenir des informations spécifiques aux brevets doivent consulter le dossier PACER n° 1:24-cv-11524 ou la base de données USPTO Patent Full-Text Database.

Représentation juridique

Krieg était représenté par une équipe de plaignants bien pourvue en ressources provenant de deux cabinets : Bishop Diehl & Lee, Ltd. (avocats Edward L. Bishop et Nicholas S. Lee) et Dickinson Wright PLLC (Benjamin Adam Campbell, Briana Hammons et Sameeul Haque). Aucun avocat de la défense n'a comparu, conformément à la procédure : TOFOTL n'a jamais officiellement engagé de poursuites judiciaires.

Chronologie du litige et historique de la procédure

Déposée le 8 novembre 2024, cette affaire a suivi une trajectoire courante dans les litiges relatifs aux brevets de l'annexe A dans le district nord de l'Illinois, une juridiction connue pour son infrastructure procédurale favorable aux plaignants dans les affaires de violation de propriété intellectuelle impliquant des défendeurs du commerce électronique.

L'affaire est passée d'une plainte à plusieurs défendeurs (Schedule A) à une action à défendeur unique en l'espace d'environ quatre mois. Cette modification, consignée au dossier 27, est un signal procédural important — elle reflète généralement des règlements, des défauts de signification ou un rétrécissement stratégique des demandes. En juillet 2025, TOFOTL n'ayant jamais répondu ni demandé de jugement sommaire, Krieg a invoqué la règle 41(a)(1)(A)(i) pour se retirer proprement du litige.

Le juge en chef Sunil R. Harjani, juriste respecté dans le district nord, a géré le rôle pendant cette période, bien qu'aucune décision de fond ne semble avoir été rendue.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

L'affaire a été classée le 2 juillet 2025, par abandon volontaire sans préjudice en vertu de la règle Fed. R. Civ. P. 41(a)(1)(A)(i). Aucun dommage-intérêt n'a été accordé. Aucune mesure injonctive n'a été accordée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais et honoraires d'avocat. Le rejet étant sans préjudice, Krieg conserve le droit légal de déposer à nouveau une plainte contre TOFOTL, sous réserve des délais de prescription applicables.

Analyse des causes du verdict

Le fondement procédural du rejet — règle 41(a)(1)(A)(i) — est important. Cette règle permet à un plaignant de rejeter une affaire sans décision judiciaire à tout moment avant que le défendeur ne dépose une réponse ou une requête en jugement sommaire. Étant donné que TOFOTL ne s'est jamais présenté et n'a jamais déposé de réponse, Krieg disposait d'un droit inconditionnel de rejet. Aucune approbation judiciaire n'était requise, et le rôle du tribunal était essentiellement administratif.

Cela signifie qu'aucune interprétation des revendications n'a été effectuée, qu'aucune contestation de validité n'a été portée devant les tribunaux et qu'aucune conclusion de contrefaçon n'a été rendue. Le fond du litige relatif au brevet sous-jacent reste entièrement non résolu et n'a pas été examiné par le tribunal.

Signification juridique

Du point de vue jurisprudentiel, cette affaire n'apporte aucune nouveauté juridique. Elle met toutefois en lumière le cycle de vie des litiges en matière de brevets relevant de l'annexe A tels qu'ils sont traités dans le district nord de l'Illinois :

• Les plaintes visant plusieurs défendeurs sont déposées à grande échelle, ciblant souvent simultanément de nombreux vendeurs en ligne.
• Des ordonnances provisoires et des injonctions préliminaires peuvent être rendues rapidement afin de geler des actifs ou d'arrêter des ventes (les données disponibles ne permettent pas de déterminer si une telle mesure a été demandée dans le cas présent).
• Les défendeurs qui s'engagent — en comparaissant, en répondant et en contestant les demandes — obligent les demandeurs à soit intenter un procès au fond, soit conclure un règlement.
• Les défendeurs qui ne se présentent pas peuvent faire l'objet d'une procédure par défaut ou, comme dans le cas présent, être déboutés lorsque les enjeux économiques ou les objectifs stratégiques du litige changent.

La nature sans préjudice du rejet est un détail essentiel pour les praticiens : elle préserve les options futures du titulaire du brevet sans rien concéder sur le fond.

Points stratégiques à retenir

Pour les titulaires de brevets :

• Le désistement volontaire sans préjudice est un outil puissant lorsque les défendeurs ne coopèrent pas, car il permet de préserver le droit de déposer une nouvelle plainte tout en réduisant les frais de justice.
• Les plaintes de type Schedule A permettent d'intenter efficacement une action contre plusieurs défendeurs, mais nécessitent une gestion continue du dossier, car les défendeurs sont jugés individuellement.
• Le fait de réduire le nombre de défendeurs à un seul (comme cela s'est produit ici avec l'amendement Dkt. 27) peut refléter une résolution favorable à l'encontre des autres parties, ce qui constitue un signal positif pour la stratégie de monétisation.

Pour les auteurs présumés d'infractions :

• Ne pas comparaître dans un litige en matière de brevet comporte un risque réel, notamment celui d'un jugement par défaut. Même si le plaignant finit par abandonner les poursuites, ne pas comparaître est un pari très risqué.
• Les analyses de contournement et les examens de liberté d'exploitation (FTO) restent essentiels avant de pénétrer des marchés où les activités de revendication de propriété intellectuelle sont importantes.
• La non-comparution de TOFOTL n'a entraîné aucun frais juridiques, mais également aucune décision protectrice — le rejet sans préjudice les expose à de futures réclamations.

Pour les équipes R&D et Produits :

• Les catégories de produits du commerce électronique visées par le litige Schedule A nécessitent une autorisation préalable en matière de propriété intellectuelle.
• Le suivi des dépôts de l'annexe A dans le district nord de l'Illinois permet d'être averti rapidement des campagnes de contrôle dans votre secteur d'activité.