Introduction

Un procès pour contrefaçon de brevet portant sur une technologie de localisation des appelants en situation d'urgence s'est conclu rapidement — et sans contestation — lorsque le plaignant a complètement abandonné la procédure. Dans l'affaire Lab Technology, LLC c. Sangoma Technologies US, Inc. (affaire n° 1:25-cv-22717), portée devant le tribunal fédéral de première instance du district sud de Floride, le plaignant a volontairement retiré sa plainte avec préjudice, 44 jours seulement après son dépôt, avant même que le défendeur n'ait eu le temps de déposer sa réponse.

L'affaire portait sur le brevet américain n° 8 503 973, qui couvre un « procédé et un système permettant de localiser l'appelant en cas d'urgence » — une technologie présentant un intérêt direct pour les obligations de conformité à la norme E911 auxquelles sont soumis les fournisseurs de services de voix sur IP (VoIP) et de communications unifiées. Ce retrait rapide et spontané soulève des questions de fond concernant la préparation au contentieux, la qualité des enquêtes préalables à l'action en justice et la pratique, de plus en plus scrutée, de la revendication de brevets à un stade précoce. Pour les avocats spécialisés en brevets, les professionnels de la propriété intellectuelle et les équipes de R&D opérant dans le secteur des télécommunications et de la VoIP, cette affaire offre des enseignements instructifs malgré — et précisément en raison de — sa brève durée.

Aperçu du dossier

Les parties

Le brevet en cause

• • Brevet américain n° 8 503 973 B1 — Demande n° 13/337 038
• • Domaine technologique : Systèmes de localisation des appelants en situation d'urgence (E911/NG911)
• • Objet : Méthodes et systèmes permettant d'obtenir et de transmettre les données de localisation des appelants en situation d'urgence, une fonctionnalité fondamentale exigée par la réglementation de la FCC pour les fournisseurs de services VoIP et de communications hébergées

Le produit incriminé

La plainte visait les implémentations de Sangoma relatives à la fonctionnalité de localisation des appelants en situation d'urgence — une fonctionnalité cruciale sur le plan commercial pour tout fournisseur de services VoIP ou UCaaS soumis aux exigences de conformité de la loi Kari et de la loi RAY BAUM.

Représentation juridique

Avocats du demandeur : Isaac Rabicoff (Rabicoff Law LLC) et Terry Marcus Sanks (Beusse Sanks PLLC) — deux cabinets reconnus pour leur expertise en matière de litiges relatifs aux brevets. Il convient de noter qu'aucun avocat de la défense ne s'était constitué partie avant le rejet de l'affaire.

Chronologie du litige et historique de la procédure

L'affaire a été portée devant le tribunal du district sud de Floride, une juridiction qui connaît une activité croissante en matière de brevets, sous la présidence du juge en chef Rodolfo A. Ruiz, II. Le choix du lieu de juridiction dans les affaires de brevets — en particulierdepuis l'arrêt TC Heartland LLC c. Kraft Foods Group Brands LLC (2017) — constitue une décision stratégique importante, ce qui rend le dépôt de la plainte en Floride particulièrement significatif si les principales activités de Sangoma aux États-Unis s'y trouvent.

Le litige n'a jamais dépassé le stade des conclusions initiales. Le défendeur n'avait pas déposé de réponse, de requête en irrecevabilité ni de requête en jugement sommaire avant que Lab Technology n'exerce son droit de désistement en vertu de la règle fédérale de procédure civile 41(a)(1)(A)(i) — disposition autorisant un demandeur à se désister volontairement, sans décision judiciaire, avant que la partie adverse n'ait répondu ou demandé un jugement sommaire.

La durée de 44 jours de cette affaire est exceptionnellement courte, même à l'aune des litiges en matière de brevets qui se règlent rapidement, ce qui laisse penser qu'une véritable stratégie contentieuse n'a peut-être jamais vraiment vu le jour.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

L'affaire a été classée sans suite à la suite d'une demande volontaire de désistement déposée par le demandeur. Aucun dédommagement n'a été accordé. Aucune mesure injonctive n'a été prononcée. Chaque partie a accepté de supporter ses propres frais, dépenses et honoraires d'avocat — un accord de prise en charge mutuelle des frais qui exclut toute demande de prise en charge des frais d'avocat en vertu de l'article 35 U.S.C. § 285 (honoraires d'avocat dans les cas exceptionnels).

La mention « avec préjudice » a des conséquences juridiques : Lab Technology ne peut pas intenter à nouveau cette action en contrefaçon spécifique contre Sangoma sur la base des mêmes revendications de brevet. Le rejet constitue une décision définitive sur le fond, produisant des effets de chose jugée.

Analyse des causes du verdict

Étant donné que l'affaire a été réglée avant le dépôt de toute réponse, aucune interprétation des revendications n'a été effectuée, aucune contestation de validité n'a fait l'objet d'un litige et aucune analyse de contrefaçon n'a été formellement tranchée. Le dossier public ne révèle pas ce qui a motivé le rejet. Toutefois, plusieurs explications stratégiques plausibles méritent d'être examinées avec un regard professionnel :

• Pression avant la réponse : l'équipe juridique de Sangoma a peut-être fait valoir, de manière suffisamment convaincante, que la plainte était irrecevable ou qu'il n'y avait pas de contrefaçon, ce qui a incité la partie adverse à retirer sa plainte, même sans qu'une requête formelle ait été déposée.
• État de la technique ou risque lié à la procédure d'IPR : le brevet US8,503,973 pourrait faire l'objet d'une procédure d'IPR (Inter Partes Review) devant la Commission des recours en matière de brevets (PTAB) de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). La menace d'une requête en IPR — susceptible d'entraîner l'annulation totale du brevet — constitue un levier de pression reconnu en matière de contentieux, susceptible d'inciter les entités spécialisées dans la défense des brevets à se retirer avant de déclencher ce risque.
• Limites de la portée des revendications : une analyse plus approfondie, réalisée après le dépôt de la demande, de la mise en œuvre effective du système E911 par Sangoma aurait pu révéler une conception ne relevant pas de la portée des revendications du brevet, rendant ainsi intenable la poursuite de la revendication.
• Règlement à l'amiable : les parties ont peut-être conclu un accord de licence privé ou un engagement de ne pas intenter d'action en justice, dont les termes ne figurent pas dans le dossier public du tribunal.

Signification juridique

Bien que cette affaire n'ait donné lieu à aucune décision faisant jurisprudence, le rejet définitif de l'action constitue un obstacle juridique incontestable à toute nouvelle action en justice fondée sur ce brevet à l'encontre de Sangoma. Elle s'inscrit également dans une tendance plus générale qui mérite d'être suivie : celle des désistements volontaires à un stade précoce dans les litiges en matière de brevets engagés par des entités spécialisées dans l'exploitation de brevets (PAE), ce qui alimente les débats actuels sur les obligations d'enquête préalable à l'introduction d'une action prévues par la règle 11 et sur l'efficacité de la prise en charge des frais de justice en vertu de l'article 285.

Points stratégiques à retenir

Pour les titulaires de brevets et les entités d'affirmation :

• Les tableaux de correspondance des revendications préalables à l'action en justice doivent établir une correspondance rigoureuse entre chaque élément d'une revendication de brevet et la mise en œuvre technique effective du produit mis en cause — en particulier pour les brevets de procédé comportant des aspects de conformité réglementaire, comme le E911.
• Un désistement volontaire avec préjudice entraîne la perte de tout droit futur de faire valoir ces demandes à l'encontre de ce défendeur. Cette décision doit être prise en pleine connaissance de son caractère définitif.
• Tenez compte des risques liés aux droits de propriété intellectuelle avant de déposer une demande : si la validité du brevet est contestable, le simple fait de déposer la demande peut donner lieu à une requête auprès du PTAB susceptible de mettre en péril l'ensemble du portefeuille.

À l'attention des entreprises accusées de contrefaçon (entreprises de VoIP/UCaaS) :

• Une communication précoce et ferme, avant la réponse, des arguments relatifs à la nullité et à l'absence de contrefaçon peut influencer le déroulement du litige — et permettre éventuellement d'obtenir un rejet de l'affaire sans avoir à engager de coûteuses procédures.
• Documentez minutieusement votre mise en œuvre du système E911. La distinction technique par rapport au libellé des revendications de brevet constitue votre meilleur moyen de défense au début de la procédure.

Pour les équipes R&D et Produits :

• Les analyses de liberté d'exploitation (FTO) relatives aux fonctionnalités E911/NG911 doivent porter spécifiquement sur les revendications de méthode couvrant les processus de localisation de l'appelant.
• Suivre les procédures engagées par le PTAB à l'encontre des brevets liés à l'E911 afin d'évaluer la vulnérabilité du portefeuille dans le domaine de la VoIP.

Implications pour l'industrie et la concurrence

Le secteur des télécommunications et de la VoIP reste un domaine très actif en matière de poursuites en matière de brevets, en partie sous l’impulsion de dispositions réglementaires — la loi Kari (entrée en vigueur en 2020) et la loi RAY BAUM — qui obligent pratiquement tous les fournisseurs de services de communication d’entreprise à mettre en place des fonctionnalités de localisation de l’appelant E911. Cette pression réglementaire a en effet donné lieu à un ensemble de fonctionnalités obligatoires, ce qui en fait un terrain propice aux poursuites en matière de brevets visant les brevets de procédé couvrant ces implémentations.

Sangoma Technologies, en tant que fournisseur de plateformes UCaaS et VoIP à large spectre, incarne exactement le type de défendeur que les PAE pourraient cibler dans ce secteur : une entreprise bénéficiant d'une forte présence sur le marché et soumise à des obligations de mise en œuvre du service E911 pour l'ensemble de ses gammes de produits.

Le rejet rapide de cette affaire n'enlève rien aux risques liés aux brevets qui sous-tendent cette question. Le brevet US8,503,973 reste en vigueur (sous réserve du paiement des taxes de maintien en vigueur ou de toute évolution concernant les procédures d'IPR), et les autres fournisseurs de services VoIP devraient considérer cette affaire comme un signal les incitant à mener ou à actualiser leurs analyses de liberté d'exploitation (FTO) concernant les méthodes de localisation des appelants en situation d'urgence.

Les entreprises qui développent ou commercialisent des solutions VoIP, UCaaS ou PBX hébergées devraient consulter un conseiller en brevets qualifié afin d'évaluer leur exposition aux brevets de procédé liés au service E911, d'autant plus que les investissements dans les infrastructures NG911 s'accélèrent aux États-Unis.

Foire aux questions

Quel brevet était en cause dans l'affaire Lab Technology c. Sangoma Technologies ?

Brevet américain n° 8 503 973 B1 (demande n° 13/337 038), portant sur un procédé et un système permettant de localiser l'appelant en cas d'urgence — pertinent pour la conformité VoIP au service E911.

Pourquoi l'affaire a-t-elle été classée si rapidement ?

Le demandeur a déposé une demande de désistement volontaire avec préjudice en vertu de l'article 41(a)(1)(A)(i) du FRCP avant que le défendeur n'ait présenté sa réponse. La raison précise n'apparaît pas dans le dossier public ; parmi les explications possibles figurent le risque lié à une procédure d'IPR, des craintes de non-contrefaçon ou un règlement à l'amiable.

En quoi cette affaire influe-t-elle sur la stratégie en matière de litiges relatifs aux brevets E911 ?

Cela souligne l'importance d'une analyse technique rigoureuse préalable à l'introduction d'une action en justice dans le cadre de poursuites fondées sur des brevets de méthode à l'encontre de fournisseurs de services VoIP, et montre qu'une stratégie défensive mise en place dès le début peut permettre de régler efficacement les litiges avant même que la procédure de requêtes sur le fond ne soit engagée.