Aperçu du dossier

Les parties

Le brevet en cause

Cette affaire historique concernait le brevet américain n° 9 095 563 B2, qui couvre les traitements topiques incorporant des produits pharmaceutiques botaniques dérivés du cannabis.

• • US 9 095 563 B2 — Traitements topiques incorporant des produits pharmaceutiques botaniques dérivés du Cannabis sp.

Chronologie du litige et historique de la procédure

L'affaire a été portée devant la Cour fédérale du Delaware, l'une des juridictions les plus fréquemment choisies pour les litiges en matière de brevets aux États-Unis en raison de son registre bien développé en matière de propriété intellectuelle et de son système judiciaire expérimenté. Le juge en chef Colm F. Connolly a été désigné pour présider l'affaire. Ce juriste est connu pour ses pratiques rigoureuses en matière de gestion des dossiers et pour son examen approfondi des entités d'affirmation de brevets, y compris les exigences en matière de qualité pour agir et de divulgation.

Il est important de noter que l'affaire a été entièrement résolue au stade préalable à la réponse. Aucune procédure d'interprétation des revendications, aucune audience Markman, aucune requête en irrecevabilité ni aucune demande de jugement sommaire ne figurent dans le dossier. Le délai de 239 jours entre le dépôt de la plainte et le rejet de celle-ci suggère que ce sont les négociations postérieures à la plainte, et non le litige au fond, qui ont déterminé le calendrier.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

Conformément à la règle fédérale de procédure civile 41(a)(1)(A)(i), Metronome LLC a déposé une demande de rejet volontaire avec préjudice de toutes les réclamations à l'encontre de Hemponix Holdings LLC. Le rejet était automatique, ne nécessitant aucune ordonnance du tribunal, car il a été déposé avant que le défendeur ne présente une réponse ou une requête en jugement sommaire.

Les parties ont convenu que chacune d'entre elles supporterait ses propres frais, dépenses et honoraires d'avocat. Aucun dommage-intérêt n'a été accordé, aucune injonction n'a été prononcée et aucune redevance ni condition de licence n'a été divulguée publiquement.

Analyse des causes du verdict

Le motif officiel du verdict est répertorié comme une action en contrefaçon, mais aucune décision de contrefaçon n'a jamais été rendue. L'affaire a pris fin par un désistement volontaire initié par le plaignant, un mécanisme procédural qui empêche toute décision judiciaire sur le bien-fondé des allégations de contrefaçon ou la validité du brevet US 9 095 563 B2.

Plusieurs scénarios stratégiques peuvent expliquer ce résultat :

• Règlement préalable au procès ou accord de licence : la raison la plus courante pour un rejet définitif avant réponse. Les parties peuvent avoir conclu un accord de licence confidentiel ou un règlement forfaitaire qui satisfait les objectifs commerciaux du plaignant sans divulgation publique.
• Réévaluation par le demandeur de la solidité de sa demande : après le dépôt, l'avocat peut avoir identifié des risques liés à la validité du brevet, à la portée de la demande pour contrefaçon ou à la capacité d'exécution qui rendent la poursuite du litige déconseillée.
• Pressions exercées par l'État du Delaware en matière de divulgation et de statut : le juge en chef Connolly a déjà imposé des exigences strictes en matière de divulgation aux plaignants dans les affaires de brevets, en particulier aux entités non pratiquantes (NPE). La menace d'obligations de divulgation de la propriété peut influencer la dynamique de résolution rapide des affaires dans l'État du Delaware.

Signification juridique

Étant donné que l'affaire a été classée sans suite avant toute décision sur le fond, le brevet US 9 095 563 B2 reste valide et n'a pas fait l'objet d'un litige quant au fond. Cela a des conséquences : le brevet n'a pas été invalidé, et aucune contrefaçon n'a été constatée ou réfutée. Son caractère exécutoire reste inchangé.

En ce qui concerne le paysage des brevets topiques liés au cannabis, cette affaire s'ajoute à un nombre croissant d'activités d'affirmation sans ajouter de précédent contraignant. Aucune analyse de l'interprétation des revendications, aucune détermination de l'évidence ni aucune décision de mise en œuvre n'ont été générées.

Points stratégiques à retenir

Pour les titulaires de brevets, un rejet définitif en vertu de la règle 41(a)(1)(A)(i) — déposé unilatéralement avant la réponse — constitue une sortie propre qui préserve la validité du brevet tout en mettant fin à l'action spécifique. Il n'empêche pas l'application future à l'encontre d'autres parties.

Pour les contrevenants présumés, le règlement préalable à la réponse, chaque partie assumant ses propres frais, représente une issue favorable pour Hemponix. Les défendeurs confrontés à des allégations similaires devraient évaluer l'opportunité d'un engagement précoce, l'intérêt de déposer une requête en matière de propriété intellectuelle et le rapport coût-bénéfice d'un règlement préalable à la réponse par rapport à une défense complète.

Pour les équipes de R&D, les entreprises qui développent des formulations topiques à base de cannabis devraient effectuer des analyses de liberté d'exploitation (FTO) par rapport au brevet américain 9 095 563 B2. Ce brevet reste en vigueur et ses revendications couvrent une catégorie de produits importante sur le plan commercial.

Implications pour l'industrie et la concurrence

Le marché des produits thérapeutiques topiques à base de cannabis et de chanvre devrait poursuivre sa forte croissance à mesure que les cadres réglementaires évoluent et que les consommateurs adoptent de plus en plus les produits topiques à base de CBD et de cannabinoïdes. Cette dynamique commerciale a fait de ce secteur une cible de plus en plus prisée pour la revendication de brevets.

Le brevet américain 9 095 563 B2 couvre un domaine technologique vaste et pertinent sur le plan commercial. La résolution rapide de cette affaire avant la réponse, sans conditions de licence publiques, rend difficile l'évaluation de la valeur commerciale de la licence du brevet ou de la trajectoire de son application. Cependant, le dépôt lui-même indique que le titulaire du brevet considère le domaine des formulations à base de cannabis comme une cible active pour l'application du brevet.

Pour les entreprises du secteur des produits pharmaceutiques à base de cannabis, plusieurs considérations stratégiques se dégagent :

1. Il est essentiel de surveiller le paysage des brevets relatifs aux formulations topiques à base de cannabinoïdes, en particulier pour les brevets délivrés aux États-Unis dans la série 9,xxx,xxx qui arrivent désormais à échéance.
2. Le risque lié à la propriété intellectuelle dans la chaîne d'approvisionnement s'étend au-delà des produits finis pour toucher l'approvisionnement en ingrédients et les processus de formulation, qui peuvent impliquer des revendications de brevets sur des médicaments à base de plantes.
3. Comme le montre cette affaire, le recours précoce à un conseiller juridique dès réception d'une plainte, même avant la réponse, peut influencer de manière significative les conditions du règlement.

L'absence de représentation juridique du défendeur dans le registre public en raison d'un rejet est inhabituelle et peut refléter soit un règlement rapide à l'amiable, soit un scénario de risque de défaut qui a été résolu bilatéralement.