Introduction et aperçu du cas

Introduction

Une action en contrefaçon de brevet de conception intentée devant la Cour fédérale du district nord de l'Illinois s'est conclue non pas par une décision sur le fond, mais par une clôture de procédure que les avocats spécialisés en litiges de brevets devraient étudier attentivement. Dans l'affaire Jiaren Zhu et al. c. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule « A » (n° 1:24-cv-05028), les demandes du plaignant concernant deux brevets de conception couvrant un ruban adhésif formant une base de blocs de construction pour jouets ont été rejetées après que l'avocat ait à plusieurs reprises omis de déposer la preuve de signification aux défendeurs non nommés.

Présidée par le juge en chef Jeffrey I. Cummings, l'affaire a duré 221 jours — depuis son dépôt le 17 juin 2024 jusqu'à sa clôture le 24 janvier 2025 — sans jamais aboutir à une analyse approfondie du brevet. Le rejet en vertu de la règle fédérale de procédure civile 4(m) offre une leçon de procédure à retenir pour les avocats spécialisés en propriété intellectuelle qui intentent des actions en contrefaçon de masse « Schedule A », un modèle de litige de plus en plus populaire dans le domaine de l'application des droits de propriété intellectuelle dans le commerce électronique. Pour les titulaires de brevets, les juristes d'entreprise et les équipes de R&D qui surveillent les tendances en matière de contrefaçon de brevets de conception de jouets, cette affaire souligne à quel point des erreurs de procédure peuvent neutraliser même des revendications de propriété intellectuelle bien construites.

Les parties

Les brevets en cause

Cette affaire concernait deux brevets de conception américains couvrant l'aspect ornemental d'un produit :

• • US D813,317 — (Demande n° 29/599,042) Conception d'un ruban formant une base pour des blocs de construction jouets.
• • US D1,020,230 — (Demande n° 29/913,407) Conception d'un ruban formant une base pour blocs de construction jouets.

Les deux sont des brevets de conception, ce qui signifie qu'ils protègent l'apparence esthétique d'un produit, et non son mécanisme fonctionnel. Les brevets de conception dans ce domaine peuvent avoir une valeur commerciale importante compte tenu du volume d'accessoires tiers vendus sur des plateformes telles qu'Amazon, AliExpress et eBay.

Le produit incriminé

Le produit présumé contrefait — un ruban adhésif formant une base pour blocs de construction — s'inscrit dans un créneau en pleine expansion, celui des accessoires pour jouets. Ces rubans adhésifs souples permettent aux utilisateurs de coller des bases compatibles LEGO sur des surfaces, ce qui permet de jouer de manière modulaire n'importe où. Le design ornemental de ces produits, lorsqu'il est protégé par des brevets de conception, crée des droits de propriété intellectuelle opposables à des produits concurrents visuellement similaires, indépendamment de leur équivalence fonctionnelle.

Chronologie du litige et historique de la procédure

L'affaire a été portée devant la Cour fédérale du district nord de l'Illinois, juridiction privilégiée pour les actions en justice relatives à la mise en œuvre du Schedule A en raison de sa grande familiarité avec les procédures liées aux affaires de contrefaçon dans le domaine du commerce électronique et de son expérience en matière d'octroi d'injonctions provisoires (TRO) à l'encontre de défendeurs anonymes.

Malgré deux prolongations du délai de signification accordées par la Cour, ce qui constitue une concession notable, l'avocat du demandeur n'a toujours pas déposé la preuve de signification. Le juge en chef Jeffrey I. Cummings, présidant l'affaire, a finalement exercé le pouvoir conféré à la Cour par la règle 4(m) pour mettre fin à l'action. La durée de 221 jours reflète une inaction prolongée plutôt qu'une complexité substantielle du litige.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

L'affaire a été classée sans préjudice en vertu de la règle fédérale de procédure civile 4(m), qui stipule qu'un défendeur doit être assigné dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte, à moins que le plaignant ne démontre un motif valable pour justifier ce retard. Le procès-verbal du tribunal, rédigé par le juge Cummings, a confirmé que toutes les échéances et audiences en cours avaient été annulées et que l'affaire civile était close. Aucun dommage-intérêt n'a été accordé. Aucune mesure injonctive n'a été accordée. La validité et la contrefaçon des brevets n'ont jamais été jugées.

Analyse de la règle 4(m) : pourquoi est-ce important ?

Les rejets en vertu de la règle 4(m) sont d'une simplicité trompeuse sur le plan procédural, mais revêtent une importance stratégique. Dans les litiges relevant de l'annexe A, où les défendeurs sont souvent des vendeurs anonymes sur le marché, identifiés uniquement après des assignations à comparaître de la plateforme, l'obtention et l'exécution de la signification peuvent s'avérer véritablement complexes. Les plaignants doivent :

• Obtenir une ordonnance provisoire ou une ordonnance de divulgation anticipée afin d'identifier les défendeurs
• Obtenir des informations d'identification auprès des plateformes (Amazon, Alibaba, etc.)
• Effet valide du service conformément aux exigences de la règle 4 ou aux conventions internationales applicables en matière de service

Tout échec à n'importe quelle étape peut rendre la plainte juridiquement orpheline. Dans le cas présent, les deux prolongations accordées par la Cour suggèrent que l'avocat a rencontré de réelles difficultés, mais l'incapacité à accomplir la signification ou à communiquer les motifs à la Cour s'est avérée fatale. Le rejet en vertu de la règle 4(m) est généralement sans préjudice, préservant le droit théorique du plaignant de déposer une nouvelle plainte, bien que les délais de prescription, les coûts et la dynamique stratégique constituent de réels obstacles pratiques.

Tournants stratégiques

Le point d'inflexion critique a été l'ordonnance du 27 décembre 2024 [17], qui a émis un avertissement explicite : le défaut de dépôt d'une preuve de signification entraînerait le rejet en vertu de la règle 4(m). Ce type d'avertissement judiciaire explicite fonctionne comme une date limite stricte sans aucune tolérance supplémentaire pour les retards. L'absence de réponse de l'avocat, qu'il s'agisse d'une signification complète, d'une requête en prolongation motivée ou d'un rejet volontaire afin de préserver l'optionnalité, reflète une lacune dans la gestion des dossiers que les praticiens doivent prendre en compte.

Signification juridique

Étant donné que l'affaire a été rejetée pour des raisons de procédure, aucune décision sur le fond n'a été rendue concernant :

• La validité de 813 317 USD ou 1 020 230 USD
• Contrefaçon par une conception de produit spécifique
• Portée de la revendication de l'un ou l'autre des brevets de conception revendiqués

Cela signifie que cette affaire ne crée aucun précédent quant au bien-fondé des revendications de brevet sur la conception des blocs de construction. Les brevets eux-mêmes restent en vigueur et peuvent être invoqués dans le cadre de procédures futures.