Introduction

Une action en justice pour contrefaçon de brevet visant l’une des plateformes de messagerie d’entreprise les plus utilisées au monde a été bloquée — non pas par une décision de justice sur le fond, mais par une contestation coordonnée sur plusieurs fronts auprès de l’Office américain des brevets et des marques. Dans l’affaire affaire Wrinkl, Inc. c. Slack Technologies, LLC et Salesforce, Inc. (affaire n° 1:24-cv-00620, D. Del.), la Cour de district du Delaware a classé l'affaire sans suite le 30 janvier 2025, après avoir fait droit à une requête non contestée visant à suspendre la procédure en attendant l'issue d'un réexamen ex parte et de deux révisions inter partes (IPR) portant sur l'ensemble des revendications du brevet invoqué.

Cette issue met en évidence une tendance caractéristique des litiges en matière de brevets à l'heure actuelle : les défendeurs ont recours aux procédures postérieures à la délivrance de l'USPTO comme premier rempart face aux poursuites judiciaires. Pour les avocats spécialisés en brevets, les professionnels de la propriété intellectuelle et les équipes de R&D opérant dans le secteur des logiciels d'entreprise et des technologies de communication, les mécanismes stratégiques de cette affaire offrent des enseignements essentiels tant en matière de stratégie offensive de revendication de brevets que de tactiques défensives visant à en contester la validité.

Aperçu du dossier

Les parties

Le brevet en cause

Le seul brevet invoqué dans cette action est le brevet américain n° 11 973 731 B2 (demande n° 18/535 572), qui porte sur les technologies de communication sous-jacentes aux plateformes de messagerie collaborative. Le brevet '731 couvre des innovations relatives à la manière dont les systèmes de messagerie gèrent, organisent ou transmettent les communications — ce qui constitue le cœur fonctionnel de la plateforme Slack.

Le produit incriminé

Wrinkl a accusé la plateforme Slack d'avoir enfreint le brevet n° 731. Compte tenu du déploiement à grande échelle de Slack dans les entreprises et de l'intégration de Slack par Salesforce dans son écosystème CRM et cloud, les enjeux commerciaux de ce litige étaient considérables.

Représentation juridique

Le cabinet Fish & Richardson PC a représenté Wrinkl ; l'équipe chargée de la défense du plaignant était dirigée par les avocats Adam J. Kessel, Frank E. Scherkenbach, Lawrence K. Kolodney, AnnaMartina Tyreus Hufnal, Alexander Pechette, Kelly A. Del Dotto et Taylor Reeves. Fish & Richardson figure régulièrement parmi les cabinets les plus actifs dans le domaine du contentieux des brevets aux États-Unis.

Le cabinet Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP a représenté Slack et Salesforce, avec une équipe composée de Brock S. Weber, Christopher Kao, Rodger Dallery Smith II, Theresa A. Roozen et Lucinda Cole Cucuzzella — une équipe chevronnée spécialisée dans la défense en matière de propriété intellectuelle au Delaware, qui connaît parfaitement ce district.

Chronologie du litige et historique de la procédure

Wrinkl a intenté une action le 23 mai 2024 devant le tribunal fédéral du district du Delaware , une juridiction privilégiée par les plaignants en matière de brevets en raison de l'expérience de ses magistrats, de ses règles locales bien établies en matière de brevets et de la prévisibilité de la gestion des dossiers. L'affaire a été confiée au juge John Campbell Barker.

Le litige s'est déroulé pendant environ 252 jours avant d'être classé administrativement le 30 janvier 2025. Au regard des normes applicables aux litiges en matière de brevets, ce délai est relativement court pour aboutir à une décision de suspension, ce qui laisse supposer que les défendeurs ont agi de manière proactive et rapide pour engager une procédure auprès de l'USPTO dans le cadre d'une stratégie parallèle.

Il est important de noter que les défendeurs ont déposé des requêtes IPR2024-01489 et IPR2024-01490 devant la Commission d'appel et de recours en matière de brevets (PTAB) et ont, parallèlement, engagé une procédure de réexamen ex parte sous le numéro 90/019,710— une contestation devant l'USPTO exceptionnellement coordonnée et exhaustive, portant sur l'ensemble des revendications du brevet '731. Cette approche multi-procédures a révélé une stratégie de défense dotée de ressources importantes, conçue pour neutraliser le brevet avant toute décision au fond rendue par un tribunal de district.

La requête en suspension a été déposée sous le numéro 58 du registre et n'a, fait notable, suscité aucune opposition, un détail qui revêt une importance stratégique dont il sera question ci-après.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

Le tribunal a fait droit à la requête de suspension, non contestée, des défendeurs et a ordonné la clôture administrative de l'affaire dans l'attente de l'issue des trois procédures parallèles engagées devant l'USPTO concernant le brevet '731. L'ordonnance du tribunal impose aux défendeurs de déposer un avis dans les sept jours suivant la conclusion des procédures devant l'USPTO afin que l'affaire puisse être rouverte et que de nouvelles mesures puissent être prises. Aucune indemnité n’a été accordée et aucune mesure injonctive n’a été prononcée. L’affaire est enregistrée comme close au niveau du tribunal de district, bien qu’elle reste en suspens sur le fond dans l’attente des décisions de l’USPTO.

Analyse des causes du verdict

Le fondement juridique du sursis est bien établi dans la pratique fédérale en matière de brevets. Les tribunaux appliquent un critère de mise en balance reposant sur trois facteurs lorsqu’ils évaluent les demandes de sursis en attendant l’examen de l’USPTO : (1) si la procédure de communication préalable est achevée et si une date de procès a été fixée ; (2) si un sursis permettrait de clarifier les questions en litige ; et (3) si un sursis causerait un préjudice indu ou constituerait un désavantage tactique pour la partie qui n’a pas introduit la demande.

En l'espèce, ces trois facteurs militaient en faveur d'un sursis. L'affaire en était à un stade procédural précoce et aucune date de procès n'avait été fixée. Étant donné que toutes les revendications du seul brevet invoqué faisaient l'objet d'une contestation auprès de l'USPTO, tant dans le cadre d'un réexamen ex parte que de deux requêtes en IPR, toute décision de la PTAB ou de l'examinateur — annulation, modification ou confirmation — aurait directement simplifié, voire potentiellement mis fin, au litige devant le tribunal de district. Plus convaincant encore, la décision de Wrinkl de ne pas s'opposer à la requête a effectivement écarté le facteur de préjudice de l'analyse du tribunal, accélérant ainsi l'octroi.

Le choix de recourir à la procédure de réexamen ex parte parallèlement à deux procédures d'IPR revêt un intérêt stratégique certain. Les procédures d'IPR se limitent à la contestation de l'état de la technique sur la base de brevets et de publications imprimées, tandis que la procédure de réexamen ex parte peut être engagée sur une base plus large et n'entraîne pas les mêmes conséquences en matière de préclusion pour le demandeur. Le recours simultané à ces trois procédures permet de maximiser les chances de remettre en cause les revendications du brevet tout en gérant le risque de préclusion.

Signification juridique

Cette affaire confirme le rôle central des procédures devant le PTAB en tant qu'outil de gestion des litiges dans les conflits complexes en matière de brevets. La décision rapide de la Cour de district du Delaware d'accorder un sursis non contesté — clôturant ainsi administrativement le dossier dans les huit mois suivant le dépôt — montre à quel point des recours introduits de manière proactive auprès de l'USPTO peuvent efficacement suspendre les procédures devant la Cour de district avant que des décisions de fond importantes ne soient rendues.

En ce qui concerne plus particulièrement le brevet n° 731, l'issue des procédures IPR2024-01489, IPR2024-01490 et de la procédure de réexamen n° 90/019,710 sera déterminante. Si certaines revendications sont maintenues, Wrinkl pourra les faire valoir à nouveau, éventuellement avec une portée modifiée ; si elles sont annulées, le litige prendra fin.

Points stratégiques à retenir

À l'intention des titulaires de brevets : le fait que cette suspension n'ait pas été contestée laisse supposer que Wrinkl a peut-être choisi, par stratégie, de préserver ses ressources ou d'évaluer les possibilités de modification des revendications dans le cadre d'une procédure de réexamen. Les conseils en brevets devraient s'attendre à des contestations parallèles devant l'USPTO lorsqu'ils font valoir des brevets à l'encontre de grands acteurs du secteur technologique, et élaborer leurs stratégies de poursuite en conséquence.

Pour les parties accusées de contrefaçon : l'approche adoptée par Slack et Salesforce — qui consiste à déposer deux demandes d'annulation de brevet et une demande de réexamen dans les mois suivant la signification de l'acte de procédure — constitue une stratégie d'annulation classique dès les premières étapes de la procédure. Lorsqu'il est possible de contester l'ensemble des revendications d'un brevet, il est très efficace de le faire rapidement et de manière exhaustive avant que le tribunal de district ne rende ses ordonnances de mise au rôle.

À l'attention des équipes de R&D : les entreprises qui intègrent des fonctionnalités de messagerie ou de plateformes de collaboration devraient suivre de près le réexamen du « brevet 731 » et les conclusions relatives aux droits de propriété intellectuelle, car les revendications maintenues ou modifiées pourraient définir les limites applicables dans ce domaine technologique.

Implications pour l'industrie et la concurrence

Cette affaire se situe à la croisée de deux tendances majeures : le recours croissant aux brevets à l'encontre des plateformes SaaS d'entreprise et l'utilisation stratégique des procédures devant le PTAB pour gérer les risques liés aux litiges. La position de Slack en tant qu'outil d'entreprise essentiel en fait une cible récurrente pour les titulaires de brevets, tandis que les ressources de Salesforce lui permettent de mettre en œuvre des stratégies de défense agressives devant l'USPTO, inaccessibles aux défendeurs de plus petite taille.

Pour l'ensemble du secteur des technologies de communication et des logiciels d'entreprise, cette affaire indique que les revendications de brevets portant sur les fonctionnalités essentielles de la messagerie — systèmes de routage, de distribution, d'organisation ou de notification — feront l'objet d'un examen rigoureux quant à leur validité lorsqu'elles seront opposées à des plateformes leaders sur le marché. Les négociations de licence dans ce domaine devraient tenir compte du risque élevé de litiges en matière de droits de propriété intellectuelle lorsque les brevets couvrent des fonctionnalités fondamentales des plateformes.

La coordination entre le réexamen ex parte et les doubles procédures de contestation des droits de propriété intellectuelle témoigne également d'une évolution de la stratégie en matière de brevets adoptée par la partie défenderesse : celle-ci utilise des procédures complémentaires de l'USPTO pour créer de multiples menaces qui se recoupent quant à la validité du brevet, ce qui complique la tâche du titulaire du brevet lorsqu'il s'agit de faire valoir des revendications exécutoires sur tous les fronts.

❓ Foire aux questions

Quel brevet était en cause dans l'affaire Wrinkl c. Slack Technologies ?

Le seul brevet invoqué était le brevet américain n° 11 973 731 B2 (demande n° 18/535 572), un brevet portant sur une technologie de communication et portant sur les fonctionnalités d'une plateforme de messagerie.

Pourquoi cette affaire a-t-elle été classée sans suite sur le plan administratif ?

Le tribunal de district du Delaware a fait droit à la requête, non contestée, des défendeurs visant à obtenir un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure de réexamen ex parte n° 90/019,710 et sur les procédures d’IPR n° IPR2024-01489 et IPR2024-01490, qui contestent toutes les revendications du brevet ‘731 auprès de l’USPTO.

En quoi cette affaire pourrait-elle influencer les litiges en matière de brevets dans le domaine des technologies de messagerie ?

L'issue de la procédure devant l'USPTO déterminera la force exécutoire et la portée du brevet '731, ce qui pourrait définir les paramètres de campagnes de revendication similaires à l'encontre des plateformes de communication d'entreprise.

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