Aperçu du dossier

Dans une décision procédurale décisive, le tribunal fédéral américain du district nord de l'Illinois a rejeté une action en contrefaçon de brevet de conception intentée par la société technologique chinoise Yi Pu (Tianjin) Intelligent Technology Co. Ltd contre la marque de mobilité électrique Gyroor. L'affaire, enregistrée sous le numéro 1:25-cv-00081, a été classée le 1er mai 2025, soit 118 jours seulement après son dépôt. Elle n'a pas été tranchée sur le fond des allégations de contrefaçon, mais sur des questions fondamentales de compétence personnelle et de lieu de juridiction.

Au cœur du litige se trouvait le brevet de conception américain USD1016678S (numéro de demande US29/848487), couvrant le design ornemental d'un vélo électrique. L'incapacité du plaignant à établir le lieu approprié — et le refus consécutif du tribunal de transférer l'affaire plutôt que de la rejeter — offre une leçon importante aux parties à un litige en matière de brevets qui poursuivent des stratégies transfrontalières d'application des droits de propriété intellectuelle. Pour les avocats spécialisés en brevets, les conseillers juridiques internes en propriété intellectuelle et les équipes de R&D opérant dans le secteur en pleine expansion des vélos électriques et de la mobilité électrique, cette issue souligne à quel point des erreurs de procédure peuvent faire échouer des actions en contrefaçon de brevet portant sur des vélos électriques, pourtant viables, avant même que l'analyse au fond ne commence.

Les parties

Le brevet en cause

Le brevet en question — USD1016678S (numéro de demande corrigé US29/848487) — est un **brevet de conception** protégeant l'apparence ornementale d'un vélo électrique. Les brevets de conception en vertu de l'article 35 U.S.C. § 171 protègent les éléments esthétiques non fonctionnels d'un produit. La contrefaçon est évaluée à l'aide du test de l'« observateur ordinaire » établi dans l'affaire *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008), qui consiste à se demander si un observateur ordinaire trouverait le dessin ou modèle incriminé substantiellement similaire au dessin ou modèle breveté.

• • US D1016678S — Dessin ornemental d'un vélo électrique

Le produit incriminé était un vélo électrique de la gamme Gyroor, qui aurait intégré un design sensiblement similaire aux éléments décoratifs revendiqués dans le brevet USD1016678S. Les vélos électriques représentent une catégorie de produits à forte croissance où la concurrence en matière de design est intense, ce qui rend l'application des brevets de design dans ce domaine particulièrement importante sur le plan commercial.

Le verdict et l'analyse juridique

Résultat

L'affaire a été rejetée par la juge en chef Georgia N. Alexakis. La cour a rejeté la demande du plaignant visant à transférer l'action devant un tribunal fédéral de district de Californie, optant plutôt pour un rejet. Aucuns dommages-intérêts n'ont été accordés et aucune mesure injonctive n'a été prononcée.

Analyse des motifs du verdict : compétence, lieu du procès et erreur au titre de l'article 1406(a)

La décision de la cour reposait sur une distinction juridique essentielle que les praticiens doivent assimiler : l'article 28 U.S.C. § 1406(a) autorise une cour à transférer ou à rejeter une affaire déposée devant une juridiction incompétente, mais il ne s'applique pas lorsque la cour n'a tout simplement pas compétence personnelle sur le défendeur.

Comme l'a expliqué la cour dans son jugement au **[46] à 5** : le plaignant a invoqué l'article 1406(a) comme fondement pour transférer l'affaire à un tribunal de district californien. Cependant, la cour a précisé que cette disposition n'était pas applicable lorsque la question portait sur la compétence personnelle plutôt que sur l'incompétence territoriale en soi. Même en acceptant l'article 1406(a) comme un moyen potentiel, la loi accorde aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de transférer *ou* de rejeter l'affaire, et le tribunal a exercé ce pouvoir discrétionnaire en faveur du rejet.

Cette décision reflète une réticence judiciaire plus générale à sauver les plaignants des lacunes juridictionnelles par le biais d'un transfert, en particulier lorsque le plaignant a choisi le tribunal initial. Le raisonnement de la cour s'aligne sur la jurisprudence établie qui distingue le lieu inapproprié (un vice de procédure pouvant être corrigé par un transfert) de l'absence de compétence personnelle (qui peut ou non justifier un transfert en fonction de considérations d'équité et d'économie judiciaire).

Signification juridique

Plusieurs aspects juridiques méritent notre attention :

Compétence personnelle dans les affaires de brevets : l'établissement de la compétence personnelle sur les défendeurs du commerce électronique, en particulier ceux qui vendent par l'intermédiaire de plateformes tierces, reste un domaine controversé et en pleine évolution. Les plaignants doivent démontrer qu'ils ont des contacts minimaux avec le tribunal choisi, conformément à l'arrêt *International Shoe Co. v. Washington*, 326 U.S. 310 (1945), et à ses descendants. La simple disponibilité d'un produit à la vente en ligne ne confère pas automatiquement la compétence dans tous les districts où il peut être acheté.

§ 1406(a) Limitation du champ d'application : les praticiens doivent noter que le § 1406(a) n'est pas un mécanisme de transfert fourre-tout. Les tribunaux ont toujours fait la distinction entre « lieu inapproprié » au sens du § 1406(a) et « absence de compétence personnelle », cette dernière nécessitant une analyse au titre du § 1404(a) (transfert pour des raisons de commodité) ou d'un pouvoir de transfert indépendant — aucun des deux ne pouvant sauver un plaignant qui a choisi un forum manifestement non viable.

Complexité de l'application des brevets de conception : bien que les revendications substantielles relatives aux brevets de conception n'aient jamais été jugées, cette affaire souligne que pour faire valoir des brevets de conception à l'encontre de défendeurs très actifs dans le commerce électronique, il est nécessaire de mener une enquête préalable minutieuse afin de déterminer où le défendeur peut effectivement être poursuivi.